浅谈答复审查意见通知书及修改申请文件应注意的问题

浅谈答复审查意见通知书及修改申请文

件应注意的问题

专利法第三十五条规定：“发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。”这说明发明专利申请若要获得专利权，申请人必须在自申请日起三年内提请实质审查，超过三年的期间，就会导致该发明专利申请被视撤回的法律后果。

根据专利法第三十七条的规定：“国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。”申请人提出实质审查请求后，审查员会依法提出各种审查意见，指出申请文件中存在的缺陷，包括形式上的和实质性的缺陷。申请人必须深入理解审查员的各条审查意见，有的放矢地进行答复，否则，会延长审查的周期，推迟授权的日期，不利于申请人，而且申请人在陈述意见的同时经常还要修改申请文件。

审查员很多时候会依据专利法第二十二条第三款关于创造性的规定和专利法第三十三条关于申请文件的修改不能超范围的规定提出审查意见通知书，本文仅就如何更好地答复审查意见通知书提出一点拙见，以便抛砖引玉。

关于发明专利申请不具有创造性的意见陈述

通过统计审查员发出的审查意见通知书可知，审查员在审查意见通知书中提出发明专利申请不具备创造性的几率较大。因影响创造性的因素很多，审查员和申请人对所申请的专利是否具备创造性持不同看法的情况时有发生。

申请人一定要实事求是，若该发明专利申请真的不具有创造性，也不必费时费力地争辩。但有时由于审查员所掌握的专业领域知识与该发明的技术领域相距较远，因而对发明的技术方案没有完全理解的情况是存在的，申请人就应该协助审查员更好地理解其发明内容，通过意见陈述，互相交流形成一致的看法，说服审查员接受其意见，并获得授权。

当审查员在实质审查过程中认定发明专利申请不具有创造性，一定会在发出的审查意见通知中给出对比文件，并指出哪一篇对比文件是与该发明专利的技术方案最接近的对比文件，并指出与该对比文件相比，该发明专利技术方案具有的区别技术特征，再结合其他的对比文件对权利要求的创造性进行评述。审查意见可能产生两种隋况：一种情况是权利要求1、2不具有创造性，而某一个或几个从属权利要求具有创造性，若有必要的话，申请人就应该修改权利要求书，组成保护范围尽可能大的新的独立权利要求；另一种情况是权利要求书中的所有权利要求均不具有创造性，这对于申请人来说就是个大问题。

若审查员的审查意见认定该发明专利的权利要求书中的各项权利要求均不具备创造性，申请人就要全面、客观、仔细地研究权利要求书中的每一项权利要求。

申请人回答审查员的审查意见时，必须针对审查员对创造性的各项质疑，逐一进行答复。也就是说，对审查员的审查意见有的放矢地进行回答，以避免延长审查周期，早日获得专利权。申请人要尽量在审查员发出第一次审查意见通知书后就解决问题，尽量避免审查员发出第二次审查意见通知书，要以《中华人民共和国专利法实施细则》和《专利审查指南》为依据进行意见陈述，更要以友善的态度进行陈述，配合审查员进行实质审查。

当独立权利要求的确不具有创造性时，申请人也要实事求是，需要对权利要求进行修改，就进行修改，并对修改后的新的权利要求与审查员所给出的对比文件进行对比，找出区别技术特征，进行陈述并说明修改后的权利要求1具有创造性的理由，必要时给出证据，说服审查员接受所陈述的观点和理由。 申请文件修改时应注意的问题

设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

在实质审查过程中，审查员会对发明的申请文件提出各种质疑。从现在审查员所发出的审查意见来看，发出的审查意见涉及不符合专利法第三十三条规定的情况越来越多。修改超出范围也成了申请人和代理人回答审查意见时经常遇到的问题。

《专利审查指南》(2010版)第二部分第八章5，2关于申请文件修改的一节中，对修改作出了更进一步的规定。不论申请人对申请文件的修改是主动修改还是被动修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明

书和权利要求文字记载的内容，以及根据原说明书和权利要求书文字记载内容以及说明书附图能直接地，毫无疑义地确定的内容。申请人要证明能够根据原始记载的内容毫无疑义地确定出修改的内容，有时是非常困难的。

《专利审查指南》(2010版)第二部分第八章5.2.3分节规定了不允许的修改的具体规定，不允许的增加、不允许的改变、不允许的删除的有关规定。修改超出或不超出范围的界线在于原说明书、权利要求中有没有文字记载和从原说明书、权利要求文字记载中及从说明书附图中能不能直接地毫无疑义地确定出所修改的内容，也就是说“直接记载”和“毫无疑义地确定”是关键。

虽然是直接地确定的内容，但不符合毫无疑义地确定的内容，也就是说它不是唯一确定的内容，也会造成修改范围的超出。有时由于技术特征的修改使整个技术方案的修改范围超出，更有被直接进行修改的权利要求没有超范围，而造成了没有修改的权利要求的范围超出。

修改是否超出范围要具体问题具体分析，以下就修改的具体问题进行一些讨论。

1 背景技术的修改

有时，对背景技术的修改也会造成修改的超出范围。若对现有技术的修改仅涉及背景技术，而不涉及发明的本身，且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术，这是允许的修改(增加)。但是，现有技术的修改涉及了发明本身，例如，由于说明书公开不充分，而在背景技术部分中引人申请日前的现有技术的文献的内容，以克服公开不充分的缺陷，这种增加的修改涉及了发明的本身，这样的修改是不允许的，修改超出范围。

2 根据说明书摘要的内容对申请文件的修改

申请人在修改申请文件时，将说明书摘要公开的内容补入到说明书或权利要求书中，这是不允许的修改，否则，修改超范围。因为说明书摘要仅仅是技术情报，不具有法律效力，不属于原始公开的内容。

3 在申请文件中的明显错误和错别字及俗名的修改

在书写专利申请文件时，由于一时的疏忽，难免出现错别字，明显的错误及使用了俗名，是否允许修改要视具体的情况而定。甚至对有些错别字的修改也要有充分的理由才允许修改，这一点应引起申请人和代理人的高度注意。

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