浅谈如何应对生物化学类专利申请中的不支持问题

根据中国的专利审查实践，就权利要求的保护范围是否可以得到说明书的支持，中国审查员有着近乎苛刻的要求。这尤其使得欧美国家的申请人在其申请进入中国国家阶段后的实质审查过程中叫苦不迭。相信很多从事涉外专利代理，尤其是生物化学领域的专利代理人，都收到过客户这样的质疑，在中国在审的申请的权利要求保护范围与在其它国家已经授权的同族专利的保护范围相同甚至更小，但是为什么在中国就不能给予授权，而是一再要求进一步限缩权利要求的保护范围。

鉴于上述在中国关于不支持性问题的审查实践，在此以生物化学领域中的新申请撰写阶段和答复审查意见通知书的技巧方面提供如下建议：

|专利撰写阶段：

(1) 实施例的数量和质量

在生物化学领域的发明中，通常是借助于实验数据来说明发明的有益效果，而借助实验数据来证明有益效果通常是以效果实施例(效果例)的形式体现。

在审查员提出不支持问题的时候，基本上都会提出如下审查意见：“基于本申请中记载的实施例，无法预见权利要求中所要求保护的技术方案都能够获得实施例中所获得的技术效果，因此权利要求的保护范围得不到说明书的支持。”

由此可见，实施例的数量至关重要。但是，实施例并不是越多越好，而是要典型，也就是质量要高。例如，对于通式化合物的取代基，通常情况下，只要证实取代基“H”、“烷基”、 “烷氧基”、 “卤素”中的一种取代基可以获得申请中所述的不可预料的技术效果，审查员会接受对其它取代基的保护。因此，申请人就没必要提供关于其它取代基的实施例。但是，如果申请人还想保护其他类型取代基，如“-COO-”，那么申请人就应该提供关于当取代基为“-COO-”的化合物同样可以获得申请中所述不可预料的技术效果的实施例。而通常情况下，作为“-COO-”的生物电子等排体的“-CO-”、“-NH-”和“-CH2-”，本领域公认的，它们一般与“-COO-”具有相似的物理及化学性质，因此同样可以得到保护。

(2) 发明的原理或机理、产品或方法的特征、要解决的技术问题

说明书为了充分支持权利要求的保护范围，应该对发明的技术方案或技术效果进行充分的展开描述，例如，发明的原理或机理、产品或方法的特征、要解决的技术问题等，以更好地满足对权利要求的支持。

例如，如果在说明书中可以清晰地写出本发明的原理或机理，那么即使说明书中的实施例数量有限，但是基于本发明的原理或机理，本领域技术人员可以毫无疑义地确定本发明权利要求的保护范围内的所有技术方案都可以实现发明中所述的技术效果和解决发明中的技术问题，那么权利要求可以得到说明书的支持。

| 实质审查阶段：

(1) 补充实验数据

申请人还可以用辅助补交实验数据的方式获得更大的保护范围。

在2017年进行的《专利审查指南》修改中，对于补交的实验数据做出如下规定：“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”

首先，应注意，该提交形式是证据的形式，而非专利说明书修改替换页的形式。

其次，对于支持问题而言，在权利要求的全部范围内其声称的技术效果能否实现，同样需要基于原说明书对发明机理的记载，必要时借助现有技术进行判断。例如，对于一个权利范围只提供了靠近一端的实施例的申请，或者对于一个化合物通式只提供了具有少数特定基团的具体化合物的申请而言，通常需要申请人就发明机理、通式共用基团在实现发明效果上进行解释，必要时结合现有技术常识，以说明在整个权利范围内实现发明对于本领域技术人员来说是可以预见的。在此前提下，申请人可以辅佐以补充实验数据，供审查员考虑。

(2) 是否争辩，怎么争辩

在实质审查阶段，对于审查员提出的不支持问题。首先，代理人要考虑申请人的意愿，是希望尽快获得专利权，还是希望专利的保护范围尽可能大。而对于专利代理人，在客户没有上述显著意图的基础上，应该为客户提供一个性价比最高的答复方案。

例如，对于类似于权利要求中的技术特征，“抗体包括氨基酸序列……”，审查员一般都会认为表述“包括”是开放式表述，使得权利要求涵盖了大量的技术方案，而除了实施例中已经证实的技术方案以外的其它技术方案的技术效果不可预期，因此认为权利要求的保护范围得不到说明书的支持。在这种情况下，通常代理人应该直接建议申请人将表述“包括”修改为封闭式表述，而不必做无谓的争辩。

代理人真正需要为客户争取的是，即使实施例数量有限，但是根据本发明已经记载的发明的原理或机理、产品或方法的特征、要解决的技术问题以及结合本领域公知常识，本领域技术人员可以毫无疑义地确定除了实施例中已经证实的技术方案以外的其它技术方案也可获得本发明的不可预料的技术效果的情况。就上述情况，并不建议将权利要求的保护范围直接限缩到实施例的程度，最好提供争辩理由，拿出文献证据进行一轮甚至多轮的争取，以期获得更大的保护范围。这有时更像审查员与专利代理人进行的一场“讨价还价”的过程。

另外，通常认为，开拓性发明可以比改进性发明有更宽的概括范围。因此，权利要求可以在说明书公开内容的范围内进行合理的概括。

最后，对于最终没有能够在原始申请中获得保护的技术方案，建议申请人可提交分案申请。

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