论专利侵权中的等同替换原则

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论专利侵权中的等同替换原则

一、定义

等同替换是判断被控侵权产品是否落入专利权的保护范围的一项重要原则，是被控侵权者实施的技术方案与专利权利要求保护的技术方案有所不同，但对应的技术特征以基本相同的方式，实现基本相同的功能，产生基本相同的效果，如果其技术方案落入专利权的保护范围之内，则仍然构成侵犯专利权。

专利侵权人通常会对被控侵权物的一项或全部技术特征进行改动，以规避相同侵权。为充分保障专利权人的利益，由美国最早在司法判例中引入了等同侵权原则。

纵观我国理论界和司法界从不同的角度对等同原则所作的界定, 它们虽然表达各异, 但概括起来无外乎有以下几个要点【胡】:第一, 适用等同原则的前提是专利相同侵权不成立;第二, 被控侵权物等同替换的专利方案是部分或全部技术特征;第三, 等同替换的标准是被控侵权人以实质上相同的方式, 执行实质上相同的功能, 发挥实质上相同的效果, 并且这种方式、功能、效果的相同性对同领域的普通技术人员来说是显而易见的

等同原则通常包括以下几种情况【胡】:其一为要素的替代, 通过技术特征的简单替换,在本质上产生相同的目的、作用和效果;其二为组合方式的改变, 利用一个技术特征代替权利要求书中的几个技术

特征, 或用几个技术特征代替权利要求书中的一个技术特征;其三为部件的调换, 将产品中的某些部件移动位置, 使得部件之间的结构关系发生变化, 但操作及功能方面未发生实质性的改进;其四为省略一个以上的非必要技术特征, 仍然是一个完整的技术方案, 能够实现发明目的。

二、认定

判定等同侵权的标准就是等同替换，等同替换原则的核心在于等同特征，等同特征是指与所记载的技术特征为基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

在美国有两种判定等同侵权的方法。一种是经典的“三一致”判断法，即被控侵权物若能“以实质相同的方式，起实质相同功能，达到等同效果”。其背后的理论是中心界定主义，中心界定(central definition)是一种传统的解释权利要求的方式。根据这种方式, 专利权不应拘泥于权利要求的文字, 而是将该发明创造的创意(中心)周围的一定范围都吸纳进权利要求的范围。【曲三强】将权利要求中的各项要素模糊化。使专利权的轮廓变得模糊不清。中心界定主义的这种不确定性使权利要求书明确范围和告知公众的功能大为逊色。

另一种是逐个要素比较分析法。背后的理论是周边界定主义, 要求权利要求书必须明确划定专利权的性质和范围。周边界定主义满足了对权利要求的准确性的要求, 在一定程度上适应专利制度发展的需要。但是, 周边界定主义常常陷入机械僵化的困难, 因为侵权人可

以通过非实质性的修改轻而易举地逃避侵权责任, 从而使专利权人的利益得不到有效的保障。

我国专利法尚未明确确立等同原则, 但北京市高级人民法院关于专利侵权判定若干问题的意见（试行） （2001年9月29日）第32条规定，等同原则，是指被控侵权物（产品或方法）中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况下，应当认定被控侵权物（产品或方法）落入了专利权的保护范围。最高人民法院发布的《规定》正式提出了等同原则的理解与适用问题。该司法解释第17 条规定:“专利法第五十六条第一款所称的`发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准, 说明书及附图可以用于解释权利要求' , 是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准, 也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段, 实现基本相同的功能, 达到基本相同的效果, 并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征’’

根据上述解释, 所谓等同是指与必要技术特征相等同的技术特征, 而非该专利权利要求的等同物。此外, 该解释还对等同特征的含义作了说明, 即等同特征必须同时具备两个要件:一是与权利要求中的技术特征以基本相同的手段, 实现基本相同的功能, 达到基本相同的效果;二是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想

到, 也就是对本领域普通技术人员来讲是显而易见的。

由此可知，我国对专利保护范围的确定, 采纳的是介于周边限定原则与中心限定原则(即以权利要求为中心, 全面考虑专利的说明书及附图的内容)之间的折衷原则, 即专利保护范围的确定以权利要求的内容为准, 但可用说明书及附图来解释权利要求。【胡】

三、限制

（一）禁止反悔对等同侵权的限制

通说认为，权利要求界定专利权保护范围的边界，社会公众（特别是专利权人的竞争对手）根据权利要求的记载，评估自己的行为是否会构成专利侵权。由于等同侵权将专利权的保护范围延伸到权利要求字面含义之外，根据权利要求评估是否会构成专利侵权的确定性就会降低，权利要求的公众告示功能就会受到一定的影响。禁止反悔原则的作用就在于将等同侵权的适用限定在一个恰当的范围，以确保权利要求的公众告示功能。

1.我国禁止反悔原则的适用情况“专利侵权解释”第6条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”，由此确立了禁止反悔原则。

2.国外禁止反悔原则的适用情况

目前，美国专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的规则是，只要申请人限制性修改权利要求，缩小权利要求的保护范围，无论修改权利

要求出于什么原因，均要适用禁止反悔原则；除非专利权人能够证明存在以下三种例外情况：第一，专利申请时无法预见特定的等同技术方案；第二，修改的原因只和特定等同技术方案“擦边”，而没有实质性的关系；第三，其他的原因显示不能合理期待专利权人描述权利要求所涉及的非实质性的替代技术方案

（二）全要件原则对等同侵权的限制

在适用等同原则时还要坚持专利侵权判断的“全部要件”规则。全要件原则要求权利要求书中的每一个技术特征都能在被控侵权方案中找到对应的相同或者等同的技术特征。这一规则有效地限制了等同原则的过度扩张。

（三）现有技术对等同侵权的限制

等同原则的适用不应价格专利排他权的范围延及现有技术，也即，法院不允许专利权人阻止他人使用属于公有领域的技术。【张广良】

（四）捐献规则对等同侵权的限制

若专利权人在说明书中公开了某种实施方式的替代物，但其并未将其写入权利要求，则应视其将该替代物奉献给公众，在侵权诉讼中，其不应主张该替代物为专利权利要求某一要素的等同物。

四、判断时间点

采用侵权行为发生日为等同侵权判定的时间标准, 使专利权在保护期内获得一种动态的保护。美国的判决是以侵权日的技术状况为基准, 对此, 我国法律没有明确规定, 实践中也没有统一。有人认为

应该以美国采用的侵权日的技术状况为基准, 也有人认为应该以专利申请日或优先权日的技术状况为基准。笔者认为, 以侵权日的技术状况为基准更为可取。因为, 专利权具有时间性, 在有效期内应该受到同等的保护, 这样对专利权人才是公平的。随着技术的发展, 十年前普通技术人员很难想到的事情, 十年后可能成为一种常识, 如果以专利申请日或优先权日的技术状况为基准, 在专利有效期的后期, 该专利权可能名存实亡, 这对专利权人来说是不公平的,也不符合专利法的立法宗旨.

五、总结

等同原则是从实质上对专利权人的排他权予以合理公平的保护。为避免因等同原则的适用而使权利要求范围的不合理扩大, 应该对其适用予以合理地限制, 这些限制主要包括“逐个要素”原则、禁止反悔原则和自由公知技术。不同国家在不同的历史时期因其国内技术发展状况的不同, 在权衡专利权人与公众之间的利益时, 会有不同的价值取向。等同原则理论的发展、最新动向,以及其具体判定方法, 值得我国法院在审判实践中借鉴。在借鉴的同时, 为避免等同原则的过度扩张而损害公众利益, 判定专利侵权的等同原则在我国的适用应受到若干限制:等同侵权的认定要受“禁止反悔原则”和“全部要素原则”这两个法律原则的制约;在进行等同侵权判断时, 除“功能—方式—效果”三要素标准外, 应增加一些辅助判断方法;应采用侵权行为发生日为等同侵权判定的时间标准, 使专利权在保护期内获得一种动态的保护。等同原则在我国审判实践中的适用基础存在诸多问题,

应从统一分散的法院审判体制、制定专利侵权判定标准等方面予以完善。

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