浅谈商业方法专利保护

浅谈商业方法专利保护

评论:0 条 查看:271 次 sky888 发表于 2006-11-13 14:49

近几年来，互联网已经成为技术创新的竞技场。这种全球性信息资源的商业化是不可避免的。互联网正在重新审视现实中每个行业所实施的商业模式。广告商、零售商、批发商和服务商都竞相在互联网市场上占据一席之地。他们试图从互联网上获取利润的期望激发了网上商业行为的兴起。传统商业活动中的三大因素：创新、生产设备和销售网络在新经济时代出现了重心转移，创新成为三者中最具决定性的因素。商业活动进入互联网，使之成为人们购物和消费的主要方式之一，因而互联网给企业带来了商业方法和商业观念的彻底改变，企业的创新意识大为增强。网上商家为了在激烈竞争的电子商务市场上取得成功，必须千方百计地吸引消费者到其网站上来，并设法得到消费者的信任。电子商务经营者们意识到，为这种技术创新寻求专利的保护就会在竞争中获得优势。

传统的商业模式虽然不被认为具有专利性，但是美国联邦巡回法院在State v. Sibnature一案中的裁决，体现了网络商业模式的软件发明被包括在专利法保护的客体范围之内。电子商务市场的现实是专利保护带来的竞争优势将会为电子商务的成功加大可能性。在美国，金融机构、电信服务商、

网络服务商都进入IT市场开拓传统业务或开展新的商业领域。

为什么电子商务为其软件实施的商业模式寻求专利保护呢？简单地回答在一个要求技术创新的市场环境中，专利为企业提供了一个竞争的优势。一项专利拥有排他性，近几年来计算机软件程序专利申请案件迅速上升，软件工业需要强有力的知识产权保护因为软件有更大的被复制的风险。在IT行业，许多企业选择的不是商业秘密和版权的保护，而是专利的保护，因为专利对软件程序的内在功能给予更强的保护。软件生产者从只保护软件的表面形式到保护内在功能的努力却未获成功。事实上最近10年来当人们认为版权和商业秘密成为在技术创新中权利保障的最佳模式时有趣的是专利诉讼却增加了。因为专利至少提供了涉及电子商务的四种优势：第一，专利可作为挫败对手和保障市场利益的防御武器第二，专利可作为保障研究与发展商业和市场投资的盾牌；第三，专利可创造财团价值，从而吸引资本投入；第四，专利可创造许可使用的良机。

在占领市场方面专利权人能够起诉侵权者他既能寻求金钱赔偿，又能向法院要求侵权者停止制造、使用、销售侵权产品的强制令。例如一家资深公司可以利用专利对一家新建公司的侵权行为发起攻击因为后者缺乏足够的经济实力去应付专利侵权的官司专利侵权的诉讼风险会阻碍新

公司进入专利权人的市场。从防御的角度上看专利权人可利用专利证书对他人提起的专利诉讼提起反诉。这种反诉战术能迫使纠纷因为有了专利证书能更快地得到解决。因为诉讼双方都有专利证书这类纠纷常见于交叉许可中因为双方互相许可使用对方的专利技术。专利还对风险投资家提供保障因为投资者一般不情愿进入技术领域，以免由于一项革新技术造成的人为屏障而减少了金融投资的回报。专利证书还可以凭借潜在的专利许可收益，导致金融家资产的价值评估

适逢电子商务蓬勃发展的良机具有远见卓识的公司意识到专利成为确保竞争优势和击败竞争对手的双刃之剑。在网络环境中专利使一家新公司在市场中立足得到许可他人使用的良机并能吸引风险投资。的确这种由专利带来的竞争优势对于欲在互联网市场获得成功的公司是至关重要的。在有关电子商务的专利申请案和取得专利的数量与日俱增的情形下从事电子商务的公司越快寻求专利保护越好，否则那些依靠商业方法专利的竞争对手，就会在网上市场的竞争中立于不败之地。

商业方法专利的扩展——交易性分析与技术科学的融合

约翰W. 芭格比 著 冯晓青、胡少波译 发布时间：2008-7-9

导 言

美国专利法第101条允许下列在某种程度上具有重叠性而范围（类型）广泛的四种可专利性的发明：方法、机器、制造品（如产品）、物质合成。[①] 在传统意义上，商业方法不具有可专利性；也就是说，从事商业活动的方法（MoDB）没有被看成依据专利法第101条“法定主题”能够直接提出专利主张。因此，人们主张否定商业方法作为可获得潜在有利的专利垄断的直接主题，这样就在专利保护范围上产生了所谓的商业方法例外。然而，这一例外却从来没有被明确地描述过。专利律师界许多人士认为描绘从事商业活动的专利申请权利要求不是“直接地倾向于（法定的可被允许的）标的”。[②] 根据现行法律，因为由缺乏新颖性[③] 和（或）非显而易见性[④] 而导致的不可专利性，驳回商业方法的权利要求仍然是比较合适的。本文将论证有关商业方法存在另外一些有关制度和公共政策的争论。在正浮出水面的有关商业方法的争论中将审视这些制度和公共政策。这些争论点包括：（1）商业方法专利的范围；（2）商业方法专利指控和侵权诉讼的难度；（3）对商业方法进行有效界定的发展；（4）维持

对知识产权进行强有力的保护而产生的革新刺激与社会对公共领域的充分需要之间的有效平衡。

在二十世纪，这种商业方法专利保护之例外是双重的。首先，商业管理领域内的许多革新很快进入公用领域。其次，这些革新除具有作为商业秘密的条件外，没有作为知识产权而受到有效保护。许多著名的和有价值的商业运作技巧已为商业界所通用，所以它们应该是公共领域中值得考虑的部分。例如，二次记帐法、存货及时控制技巧、经济次序量化（EOQ）方法技巧、折扣现金流动技巧（体现价值）、复本位制中金银的法定比价分析和自由选择定价法。在此仅仅引述了一些，它们现在应不具有可专利性。任何人都应可以运用公共领域的商业方法。近些年来，因为商业方法的不可专利性，大量的新技艺被排除于授予与可专利性有关的相当大的利益，这些新技艺存在于金融服务、运作最优化系统、战略计划和协议方法中。

上述内容并不表明具有重大商业价值的智慧财产不能获得专有权。首先，人们公认制造方法（如生物技术）、制成品（如特定产品）和物质合成（如化学制剂、药品）[⑤] 具有可专利性。其次，被保密的具有经济价值的商业方法根据州法律可以作为商业秘密使用。第三，自从1994年作为分

水岭的因喏?阿拉琶特案[⑥] 以来，软件既可以被看作一种产品也可以被看作一种方法控制设施，因而在经济上是有利于商业活动的。第四，长期以来，著作权法和商标法为具有重要商业价值的软件、表达方式、娱乐活动、角色与商业符号提供了具有重要意义的专有权。

在二十世纪的大部分时间里，有关商业方法专利保护例外被认为有利于商业活动。然而，在1998年联邦巡回上诉法院判决州街道银行诉西格纳契金融集团案[⑦]以后，这一观点几乎被完全改变。美国最高法院拒绝复审该联邦巡回法院的有关州街道案的判决，[⑧] 在现在看来似乎是确认了商业方法的可专利性。然而，商业方法的可专利性仍然存在争论，而压力集中于国会对州街道案进行修正。[⑨] 如果舆论发展到认为商业方法专利施加了实质性的社会成本或实质性地抑制革新，关于恢复一些形式的商业方法例外的政策争论有可能被强化。[⑩]

考虑一下一些形象好的商业方法专利。在派恩、崴伯和杰克荪?比?曲逖斯诉迈乐尔? 兰恩畦案[11] 中，主张迈乐尔? 兰恩畦的现金管理记帐法是法定（可专利）主题，这加速了商业与投资业之间界限的模糊。在线商务领域中的商业方法专利的数量也正在增长。Priceline.com的“反向拍卖”第207

号专利明显保护一种由买方启动的网络商务出价技巧。[12] 该“双击”第061号专利使对网站一流的广告的反应措施更便利。[13] 对Amazon.com的有关电子合同同意的“一次点击”方法已存在相当大的争议。[14] 下文有关对商业方法专利保护例外历史发展的回顾，可以提供一些有用的见解。

商业方法例外的背景

从历史上看，方法专利在获得可专利主题地位的过程中曾遇到困难；方法发明者经常会遇到几个障碍。英国早期的判例一般坚持一项发明要具备可专利的资格需要是可被商业利用的、可被普遍接受[15] 的物质具体化的实体。当方法的发明人以一个有关自然规律的伟大科学发现者[16]、以一个新思想的创始人[17] 或者以一个数学算法的创造者[18] 的身份出现，而不是以一个有关实用事物的更世俗的创造者的形象出现时[19]，其有可能容易遭受责难。

方法发明者在方法专利的合法性得到承认以前，需要克服两个主要的概念上的困难。首先，方法经常被看成仅仅是一组没有有形体现的观念、自然规律和（或）算法的集合体。直到十八世纪末[20] 法院才勉强地承认方法专利，这样有关专利的制定法最终明确了方法的可专利性。[21] 其次，其他

发明者如何仍然可以用其他方式[22] 使用公共领域的“建筑材料”（如观念、自然规律和算法），这曾是难以被接受的。然而，自1980年具有里程碑意义的戴尔盟德诉恰克那巴逖案[23] 以来，几乎“太阳底下任何人造的事物”[24] 都是可专利的主题。不过，商业方法通常具有利用这些建筑材料的特点，这使得确认商业方法可专利性与过去在确认方法和计算机软件中的专利性问题遇到的困难不相上下。

在相关评论者中，关于商业方法例外的起源存在某种不确定性。早在十九世纪晚期美国就主张商业方法不具有可专利性。一个早期的判例似乎无条件主张记帐方法和系统是不可专利的。[25] 另一个判例宣布对一种方法的权利要求无效，该方法用来组织坏帐记录（本质上是一个记帐系统），然后给该坏帐提供保险，也就是签定合同以转移坏帐风险，结果该系统的特征是一种不可专利的“通用的交易方法”：[26]

通常适合对被记录的事实进行分类的主题，在对其进行准备的过程中没有东西具有特殊性或新颖性， 并且在该案中主题不论具备什么样的特殊性，该特殊性来自于交易本身。没有人会提供一个完整的商业保险记录……而不用记录专利权人所说的包含页码和帐薄的交易的同样细节。假定有一系列的交易活动，在对它们进行记录的过程中没有任何可专

利的新颖性……[27]

仔细审查发现这些早期的案例与许多后来的商业例外判例相似：他们没有使这些权利要求无效据说是因为他们没有指向法定标的。相反，商业方法例外判例一般主张商业方法的权利要求是普遍的以及太广为人所知的。这意味着当商业方法缺乏新颖性或非显而易见时商业方法的权利要求无效。另一个分析表明利用印刷材料的商业方法[28] 由著作权领域的知识产权保护比较好。[29]

旅馆安全检查公司诉拉娜廷公司案

人们一般认为旅馆安全检查公司诉拉娜廷公司案.[30](下称旅馆安全)创造了对有关商业方法例外被最普遍理解的概念，在该例外中商业方法不是法定（可专利）主题，也就是说它不是适合专利保护标的的类型。根据这种观念，商业方法应是“本质上具有不可专利性”。在旅馆安全案中，该专利权利要求涉及到一个系统，该系统用来监视和协调饭店的食物定单与配送和顾客付帐的关系以阻止服务员和出纳员的贪污行为。它要求服务员领班把显示有服务员的食物定单并编了号的纸条与从厨房运走的食物和顾客实际的付费进行比较。

这些权利要求不属于有关机器、制成品或物质合成的传统种类。尽管在那时，方法正日益成为另一分类“新的和实用的技艺”[Page][31] 中的可专利主题，但根据当时有效法律，方法并不是明确可专利的主题。旅馆安全案仍然通过排除没有物质或有形机制的方法限制了商业方法正浮出水面的增长。[32] 云袄尔多? 戴尔 ?盖罗发现旅馆安全案通过给可专利的方法强加一种具有创造性的物质转化或执行任务的有形方法的要求，而忽略了“技艺”显而易见的含义。[33] 很明显的结果是，旅馆安全案在宣布“建议不具有可专利性”[34]时，抢先对可专利性——商业技巧这一最有效的方面进行了具有决定意义的分析。

旅馆安全案被错误地解释为通过无条件排除商业方法作为可专利主题创造了商业方法本身的专利例外。[35] 然而，通过更仔细地审视旅馆安全案，可以清楚地发现该饭店的监视系统更有可能是因为缺乏新颖性而没有获得专利，也许甚至是因为具有显而易见性。主审法院指出，“该系统的基本原则和记帐法（即把雇主的商品记在取走该商品的代理商的名下）一样陈旧。”[36] 进一步说，“如果在申请该专利时，在饭店中还没有任何种类的记帐系统，我们将面临一个问题，即根据法律规定，一个新颖而实用的记帐和查帐系统是否是

一个具有可专利性的技艺”。[37]

对于当代商业方法专利的泛滥，新颖性和非显而易见性作为一种起限制作用的原则将最终起关键性作用。不幸的是，二十世纪早期，关于方法专利合法性的不确定性以及持续拒绝承认无形的精神活动步骤在定义方法中的创造性作用共同加强了对旅馆安全案的持续误解。随后的商业方法例外判例和美国专利与商标局指南明显加强了对旅馆安全案的误解，以致限制了商业方法成为法定（可专利）主题。[38]

旅馆安全案的结果强化了商业方法例外

旅馆安全案以后的判例总是发现商业方法不具有可专利性主要是因为缺乏新颖性、[39] 非显而易见性[40] 或者是这两个标准的范围都具有模糊性。[41] 这样，像旅馆安全案一样，以后的一些案例被错误地解释为因为商业方法专利是非法定（可专利）主题而排斥它。[42] 因悦威特案，作为一个有影响的判例[43] 和旅馆安全案一道因为它们的非法定（可专利）主题地位而被专利审查指南（MPEP）和专利与商标局指南引用。[44] 威特案涉及到一种方法，该方法远程公布商品和证券的一种约定价格、召集买卖双方完成交易并最终公布该已完成的交易。[45] 就现代电子证券和商品交易系统

而言，该系统似乎是一个先驱者。威特案的判决即使承认在该出价系统中可能存在潜在的有效性，[46] 但不承认该系统的新颖性：

该方法除了作为一方当事人给予公众以买卖或交易的开价，由此被另一方接受并记录下这笔交易以外似乎不包含其他任何东西……诚然，在所有的交易中，这些是，甚至已经是基本的步骤……甚至承认，但不主张，一些进行商业活动的方法可能呈现出可专利的新颖性，我们认为仅仅在本案中的商业方法缺乏新颖性。[47]

看起来很明显的是，在威特案件的最后部分被错误地引用用以支持商业方法是非法定（可专利）主题。另外，该案最后部分似乎支持法官在有关商业方法新颖性或非显而易见性的案件中对现存的商业方法进行司法通知。

乐威斯室内影院诉帕克因室内影院[48] 案是另一个根据缺乏新颖性或创造性而判决的案件，它被引证以说明商业方法是不可专利主题这一神话。乐威斯是霍利犀德的专利（第?537号专利）的受让人，该专利可用于在车内观看的露天电影院的设计。该第?537号专利大体上描述了一种方法，该方法被用来对可以在车内观看的露天电影院的停车位分等级

并让它们整齐排列，这样车主们就可以为了进行一次娱乐活动而把他们的车排列在一个大的户外电影屏幕前。[49] 帕克因电影院经许可用该第?537号专利开一家可以在车内观看的露天电影院。在开业的第一年以其总收入的百分之一交付了专利使用费。帕克因电影院在1938年中止交付专利使用费，于是乐威斯以未付专利使用费和侵权为由提起诉讼。很明显，作为1938年中的一个新颖的设计，[50] 在车内观看的电影院是对同时代的室内电影院的明显改进：“作为获得水平视角的方法，把电影院内的拱行排列的座位加以改变以使其适合于停车场中的汽车没有任何创造性的地方。”[51] 尽管乐威斯案明显缺乏创造性，但其最有影响的部分是法官对它的关于有物质性体现要求的意见。该法官的意见被引证来支持商业方法例外，但在商业方法作为专利标的不适应性方面，乐威斯案是不适合的。[52]

其他一些商业方法例外的判例详细列举了从事商业活动的方法缺乏物质具体化的体现。这已经被归纳来支持商业方法的明显的甚至其本身不具有可专利性。这样的理由明显假定所有的商业方法都是“非物质性的措施”。[53] 不妨思考一下因喏派峒案。[54] 在该案中，一个标准化的消防系统被认为是不可专利的法定主题，除非有实施该系统的措施：

一个商业交易系统，除了执行该系统的措施以外，没有处于§4886所规定的范围之内，也不是一种抽象的观念或理论，无论其多么重要，也无论是怎样足智多谋地构想出这些观念和理论，除非有把这些观念或理论有效实施的手段，该手段是可专利的主题。[55]

然而，仔细审查派峒判例中的行文，可以发现其清楚地阐明了没有必要创设一个分开的商业方法例外，因为其他的可专利标准如新颖性和非显而易见性已经是足够的条件了。[56] 关于物质性体现或物质性改造的相似问题在福闾门-沃尔特-银白杨实验[57] 中曾延缓了人们对软件可专利性的认识。抵制把数学算法或公式从公共领域移走，明显是为了构成充分的物质体现所要求的“后决行为”，这样最终承认了软件的可专利性。[58] 专利与商标局现在主张在整个二十世纪商业方法被授予了专利，[59] 但直到1998年州街道案判决为止，还没有关于商业方法可专利性的一般性的共同认识。

州街道银行诉西格纳契金融集团案

商业方法例外尽管被定义为非法定可专利主题，但在1998年作为分水岭的州街道银行诉西格纳契金融集团案中被否定了。[60] 在州街道案中，联邦巡回法院法官洁乐?斯?悦郄

的意见很可能将在几个根本的方面影响知识产权实践、经济和电子商务。第一，州街道案可能标志着把数学算法排除在具有可专利性的主题之外的福闾门-沃尔特-银白杨实验的最终让位。[61] 第二，州安全案正打开商业方法专利的大门，同时正刺激它们的发展，也正引起相当多的诉讼，并普遍地促使很多实体进入陌生的知识产权领域，这些实体的专利开支将增加，而且必须对知识产权以必要的关注。第三，该影响将使生物技术专利化和软件专利化在过渡期所经历的制度上问题的历史重演。第四，商业方法专利必须有一些有形的或物质化的效果，特别表明商业方法在软件中体现出来，至少是与软件接近的媒介使之具体化。最后，商业方法的可专利性将激发一个针对与知识产权有关的诉讼膨胀和诉讼费用扩张的公共政策争论。可以看出，这些费用对大企业来讲是陌生的负担，对一些粗心大意的小企业来讲是隐蔽的陷阱。

在州街道案中，该联邦巡回法院推翻了马萨诸塞州地区法院的判决。该判决允许州街道银行与信托公司适用部分简易判决，[62] 并宣布第5、193、056号专利（第?056专利）因为不是法定可专利主题而无效。西格纳契金融集团拥有被授予的该第?056号专利，其名称为“毂辐式金融服务结构的数据处理系统”，该专利于1993年3月9日颁发，并由发明人

南? 沱德?柏斯[63]转让给西格纳契。西格纳契已获得该软件来管理毂辐式交叉的单个的基金参与者。

在该“毂辐式”系统中，[64] 几家小投资公司，即该“辐”把它们的顾客的资本投入到一种单一的业务，即该“毂”。把这种业务组织成一种合股关系，以利用合伙关系的一同所得税待遇，因而避免了对红利的全部双重征税。该第?[Page]056号专利中的商业方法使得每天对该业务得失的处理更便捷。用这种算法来计算每一天每一位投资者的资产价值、收益、开支、已经（或未）实现的盈亏，从而给每一个投资公司分配它们项目的份额。该软件计算年度合计的收入、开支和投资盈亏的数量。从根本上讲，该信息便于快速分配，并便于每天精确地把这些金融变化送到每一单个投资者的帐户中去。当和西格纳契谈判不能达成协议许可州街道使用该“毂辐式”系统时，州街道提起诉讼并宣称该第?056号专利无效。

该第?056号专利的权利要求用方法和仪器设备两种平行的模式来表达。专利与商标局的审查员允许以（手段加功能）文字对这六个权利要求加以分类整理，从而使它们能够在一种仪器设备中以物质形式体现。但是，审查员驳回了这六个几乎相同的有关方法的权利要求。[65] 该地方法院适用了三个观念来主张该第?056号专利没有可专利性以及不是法定

的可专利主题。第一，根据最高法院的三步审查法，即本森-佛罗克-迪尔，[66] 此案中没有物质性的转化。[67] 第二，根据为数学算法[68] 所做的福闾门-沃尔特-银白杨实验，[69] 该第?056号专利的权利要求是抽象的观念。第三，依据当时存在的有关“方法的机器或制造体现”的专利与商标局的审查指南，[70] 那将不存在可专利性。[71]

在上诉审理中，联邦巡回法院法官专门小组发现第?056号专利令人满意地描绘了一种机器，但也可以用方法术语对这样的权利要求进行描述，这表明该审查员错误地驳回了这些平行的方法权利要求。[72] 该法院主张对专利法第101条所规定的专利法的主题进行限制性理解是不合适的。[73] 当权利要求，像该第?056号专利的权利要求，直接针对一个计划使用该“毂辐式”软件并确实产生了一种“有效的、具体的和有形的结果”，[74] 那么该权利要求是针对法定可专利主题，“即使该有用的结果是用数字表达的，如价格、利润、百分比、费用或损失。”[75]

该地方法院为排除抽象观念在适用福闾门-沃尔特-银白杨的实验时犯错误，因为该实验“如果有的话，对确定法定可专利主题的存在只有少量的适用性。”[76] 只有在这些要求是纯粹的，包括未具体化概念的抽象观念，或者是不具有“有用

性”的原理时，该实验的结果（数学算法例外）应该使这些权利要求不具有可专利性。如果该种算法被用一种“有用”的方式适用，那么包括该算法的发明具有可专利性，正如有关第?056号专利的“毂辐式”系统的操作一样：

现在，我们认为把表示一些不连续的现金数量的数据，通过一系列数学算法用机器转换成一种最终的股票价格，这样构成一个有关数学算法或计算的有效申请，因为它产生了“一种实用的、具体的和有形的结果”——一种为记录和报告目的而短暂固定的股票价格。[77]

象上述Rich法官预期的那样，用该第?056号专利中的金融服务技术对股票价格进行暂时性的固定，似乎进一步限制对有形体现或其他物质化体现的要求。

州街道案的最重要的裁定可能是它对商业方法例外的彻底排斥。法官Rich 承认由于该世纪对商业方法判例的一贯误解，使得州街道的权威性不高。[78] 该观念缺陷长期存在的更可能的原因来自于对已被推迟了一个多世纪的公共政策结果的理解。正如地方法院所困饶的一样，“如果西格纳契的发明具有可专利性，任何想要任意模仿?毂辐式?结构的多重本息复合系统的金融机构在开始这一项目前将被要求获

得西格纳契的许可。”[79] 在修订的专利与商标局的审查指南中，可以发现对排斥商业方法例外的支持。法官Rich发现专利与商标局在1996年的做法是正确的，那时该被不适当构造出来的商业方法例外被从专利审查程序指南[80] 的最近文本和专利与商标局1996年的与计算机有关的发明的审查指南[81] 中删除。该第?056号专利基本上描述了一个记帐系统，用系统来确定金融方面的可变物的价值，该可变物根据投入的交易量按比例分配。该系统按合同要求分配数量，该合同的要求是使混合资产的股份成比例，该资产由中间人持有并最终由中间人的顾客拥有。该第?056号专利作为一个记帐系统最终是具有可专利性的主题。在记帐系统允许较小单位间规模经济在一个最适宜的组织结构中运作，以取得有利的税收地位并因为需要维持与大企业的竞争力而快速与各成员取得谅解。

沃特?比特公司诉伊克塞尔通讯有限公司案

紧跟着州街道案，又有一个重要的联邦巡回法院的判例沃特?比特公司诉伊克塞尔通讯有限公司案。[82] 在该案中，一个由三个法官组成的专门小组进一步澄清并有效地放松了有关商业方法、软件和数学算法的可专利性标准。沃特?比特对在其指控侵犯其专利（?184号专利[83]）的诉讼中法

院给予伊克塞尔的即时裁决提起上诉。[84] 就其基本要点而言，该专利仅仅对数据库的蓬勃发展起了一定的作用，该专利伴随着长途电话使各种各样的的市场计划成为可能，例如，像迈西艾的“朋友与家庭 ”规划的打折，各种各样的记帐革新，据以在各种各样的运输者、零售商以及当地服务提供者进行联系的其他费用和价格形式。[85]

在伊克塞尔案中，该联邦巡回法院再次列举专利法第101条的例外规定，即“自然规律、自然现象和抽象思想”[86] 以后，发现专利法能够适应“法律和技术方面的显著变化……要求……新的和革新的概念，同时仍然坚持其基本原则”。[87] 它严格限制司法定义中把可专利的算法排除到抽象的数学算法中。[88] 通过引证州街道案，该法院发现包括算法在内的发明具有可专利性，只要遵循阿拉派特案的处理方法[89] 该算法能够以“一种有用的方式被应用”[90] 和“作为一个整体以一种有用的方式被应用”。无论该发明的形式是机器还是方法，专利法第101条的范围是一致的：

“有形转化”的观念有可能被误解。首先，它不是一个不可变的要件，而仅仅是一个数学算法如何可以导致一个有效申请的例子。正如最高法院本身所宣称的那样，“当一个被请求的发明正执行一种功能，而专利法对该功能给予保护（例如，

案所提出的要求：（1）确定在先技术的范围和内容；（2）确信在先技术与所讨论的权利要求的区别；（3）解决相关技术领域中普通技术的水平；（4）评估次要考虑的证据。 [⑤] 35 U.S.C.§101(1994). [⑥] 33 F. 3d 1526 (Fed. Cir. 19940).

[⑦] 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir.1998), cert.denied 525 U.S. 1093(1999).

[⑧] 同上，知识产权界一般认为联邦巡回上诉法院是具有有关知识产权专业知识的最主要的联邦法院。

[⑨] 国会议员Rich Boucher (Va.)和Howard Berman(Cal.)在2000年10月——正好在第106届国会第二次闭会前——提出了《2000年商业方法专利改进法案》（见第5364号国会报告）第5364号国会报告主要是一个被设计用来限制颁发质量不好的商业方法专利的质量控制措施。该法案有两个关键性的规定，即第2条和第3条，它们引起了几个针对商业方法的独特后果。第2条将修改35 U.S.C.§100以界定“商业方法”，参看从注释101到第131相应的内容。第3条将要求专利与商标局决定在一个专利申请中所主张的任一发明是否是商业方法发明。第3条还包含以下几点：（1）专利与商标局必须在专利申请18个月以后公布商业方法专利申请；（2）邀请公众以不同的方式参与质量监督；（3）设立一个专门异议程序以复审所颁发的商业方法专利的可专利性；

（4）在有关商业方法专利的法定异议中举证责任由清楚的和确信的证明标准转化为占优势的证明标准；（5）有一个新的假设，即对一个现存的商业方法纯粹的计算机执行是显而易见的；（6）商业方法申请人必须披露其在申请的准备过程中对在先技术的搜索范围。

[⑩] 如参看James Gleick,Patently Absurd, N.Y. TIMES MAG., Mar.29, 2000 at 44; Holman W.Jenkins Jr., Busting the Intellectual Property Bubble,WALL ST.J., Mar.29,2000 at A23; Lawrence Lessing, Online Patents: Leave Them Pending,WALL ST. J. Mar. 23,2000 at A22; Patent Nonsense: The Knowledge Monopolies, ECONOMIST, Apr.8,2000;Victoria Slind-Flor, The Biz-Method Patent Rush, Nat l. L. J., Feb. 28, 2000 at 7; Scott Thurm, The Ultimate Weapen: It, s the Patent, WALL ST.J., April 17, 2000 at R18; Steven M. Zeitchik, Newest Amazon.com Patent Concerns Industry, PUBL. WKLY., Mar. 6, 2000 at 9; Jeff Bezos, An Open Letter from Jeff Bezos on the Subjet of Patents (visited Aug. 5 ,2000) available at .But see, Victoria Slint-Flor, Bar reacts to Bezos patent reform plan, NAT, L L.J., Mar.27,2000 at A1

[11] 564 F. Supp. 1358, 1369 (D. Del. 1983). U.S. Patent No. 4, 346, 442 (“经纪人之间业务现金管理系统保障”，1982年8月

24日颁发) (2000年9月19日访问)，参看 。

[12] U.S. Patent No. 5,794,207 (“旨在便利购买者有条件购买需求的商业网络系统方法与设备，1998年8月11日颁发) (2000年9月19日访问)，参看 （下称207）。该207号专利由 Priceline.com 的一个会员商业方法专利的积极倡导者Walker Asset Management, L.P.拥有。

[13] U.S. Patent No. 5, 948,061 (“针对网络的方法、目标与广告检测”，1999年9月7日颁发) (2000年9月19日访问)，参看 （下称061 patent）。

[14] U.S. Patent No. 5,960,411 (“经由通讯网络启动购买的方法和系统”，1999年9月28日颁布)，参看。

[15] 参看I WILLIAM C. ROBINSON, THE LAW OF PATENTS FOR USEFUL INVENTIONS §160 (1890) （下称 ROBINSON）。

[16] O,Reilly v. Morse, 6 U.S. 62, 199-20 (1853) (主张自然规律是不可专利的主题)。根据这种观点爱因斯坦提出的公式E=MC2是不可专利的主题，因为对这样的发现“任何人都可以自由使用……而且任何人都不能对其加以专有。”Funk Bross. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127,130 (1948).

[17] Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 87 U.S. 498, 507 (1874) (“一种观念本身不是可专利的，但通过这种观念而产生的新

的设计可以在实践中具有有用性”).

[18] Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 71-72 (1972) (主张数学算法不是可专利的主题).

[19] “（该）使橡胶硫化的巧妙的新方法的创始人甚至不被认为是发明者，而是自然规律的发现者。”Del Dallo，同前注释2，第404页 (引自ROBINSON，同前注释15，第405页，注释8——“技艺的发明者仅仅是自然操作力的发现者，除非他已设计了使该自然操作力得以具体应用的仪器（”原文加了着重号）。

[20] 参看 ROBINSON，同前注释 15，第232页，注释 l， 讨论Boulton 与 Watt v. Bull (1795)案，2 H.BI.463 (确认为更有效利用水泵中的水流而授予James Watt 以改进方法专利)。

[21] 如35 U.S.C.§101 (1994)。

[22] In re Bergy, 596 E2d 952, 965 (1979) (指出不可专利的主题包括“原则、自然规律、精神活动过程、智力概念、观念、自然现象、数学公式、计算方法、基本事实、最初原因、动机、勾股定理和Benson与Tabbot所要求的由计算机所执行的方法权利要求”)。另可参看下文注释56和讨论数学算法以及为确认软件的可专利性而抛弃该Freeman/Walter/Abele试验的相应内容。 [23] 447 U.S. 303 (1980).

[24] 同上，第 309页 (引自 S.REP. No. 82-1979, at 5 (1952))以及 H.R.REP. No. 82-1923, at 6 (1952)。

[25] Ex parte Abraham, 1869 Dec. Comm,r Pat. 59 (1869)(“而且，正如官方多年来所主张的一样，授予记帐方法以专利与法律精神相悖，而所讨论的记帐系统与该记帐方法十分相似。”).

[26] United States Credit Sys.Co. v. American Indem. Co., 53 f. 818, 819 (C.C.S.D.N.Y.1893), aff,d 59 F.139 (2d Cir 1893). [27] United States Credit Sys. Co., 59 F, at 143.

[28] Claus D. Melarti, State Street Bank &Trust Co. v. Signature Financial Gronp, Inc.:Ought The Mathematical Algorithm And Business Method Exceptions Return To Business As Usual?, 6 J.INTELL. PROP. L. 359,364 (1999) （下称Melarti）. [29] “需要把一定的创造引导到专利法领域，而把另一些创造（那些显然是用书面形式表达的）引导到著作权法领域。”ROBERT P. MERGES, INTELLECYUAL PROPERTY NTHE NEW TECHNOLOGICAL AGE 155 (1997). [30] 160 F. 467 (2d Cir. 1908).

[31] Hotel Security, 160 F. at 469. 因为根据有效专利法包含着这样的要求：“根据法定语言，按照现行专利法的规定它必须是作为一种新的和有用的技艺”。

[32] 同上。“根据对该条款的最严格的字面解释，不与执行

把一种物品处理或转化为一种不同的状态或事物），那么该请求满足第101条的要求。[91]”该“例如”中的信号提供了一个事例，而不是一个排他性的要求。[92]

在迪尔案和阿拉派特案以后，福闾门-沃尔特-银白杨实验所要求的有形限制的分析，如果有的话，也是少量的。注意到这一点，该法院进一步宣称：

所申请的发明涉及输入、计算、输出和储存数据，仅仅该事实不会使它成为非法定（可专利）主题；当然，除非它的运作不产生一种“实用的、具体的和有形的结果”[93]。

这样一来，伊克塞尔案似乎解决了对抽象思想的有形体现的难题，该难题已经困扰描述方法、数学算法、商业方法和软件的可专利性请求超过一个世纪。在伊克塞尔案中，联邦巡回法院法官裴拉格通过主张主要的调查不是在于“是否有一个正在起作用的数学算法而是该包含发明的算法作为一个整体是否产生一个有形的和实用的结果”而再次关注很多这样的方法的专利性问题。[94] 应当事人的要求，特拉华州地区法院裁定伊克塞尔应负侵权责任[95]，不过因为可预见性[96] 和显而易见性[97] 而使该第184号专利无效。

该领域将可能仍然是概念上和“法理学上的一个困境”。[98] 尽管对联邦巡回法院有关知识产权的解释给予极大的尊重，至少有两个较高的权威机构能进行解释性或政策性的决断，该决断将取代州街道案和伊克塞尔案。首先，下面讨论的有关商业方法的竞争政策问题可能引起对专利法第101条的修正。其次，最高法院法官斯戴文斯采取了一个超常的措施以急切地使最高法院认识到在伊克塞尔案中拒绝发给向下级法院调取案卷的令状不是很适当的。[Page][99] 这似乎是一个清楚的信号，它表明最高法院至少可以重新考虑州街道案和伊克塞尔案的某些方面。最具有重大意义的主张似乎是对第101条的标的的适当分析，该分析在存在一个“起作用的数学算法时不是根据其物质性，而是根据包含数学算法的发明，作为一个整体是否产生一个有形的和实用的结果”。[100]

界定商业方法

既然商业方法已在更广范围内被理解为可专利的主题，那么准确地讲什么是商业方法？对商业方法进行准确的界定是困难的，但自从旅馆安全案以后，为排除可专利性的模糊性，该界定已呈现出极大的重要性。直到州街道案为止，对商业方法的模糊性界定强化了商业方法不具有可专利性这

样一个被广泛接受的观念。

在专利实践中创造、使用和不断更新有关可专利主题的分类，这是一个牢固的传统。一个界定良好的专利分类系统对几个重要的目的有用。首先，在解释该发明的几乎所有方面，它都有帮助作用。它对研究、发现和知识产权工作最有效，这些工作由训练有素的以及在与该发明特别有关的技术设备上具有优势的人员进行。为了生效，而由在相关技术不熟练的人所书写、审查或考核的专利更有可能是“坏专利”，这些专利是基于设计差的权利要求以及抽回被忽略的来自于公共领域的在先技术，因而对不值得授予的申请授予了垄断权。为了便于有效和充分的检索，通过对在先权利的整体进行组织，分类和定义直接有助于发明者和专利审查机构确定发明的新颖性。定义也保护了公共领域并保留在先的发现、思想、自然规律和算法，以便于所有的发明者可以把它们用作发明的建筑材料。既然商业方法是可专利的，对商业方法进行定义有助于识别可被保护的资产并使它们融人到金融财务报表中，以至于知识产权资产取代有形资产而被作为一个公司价值的最主要来源。[101]

在专利运作期间，专利律师界和专利与商标局的审查员对在先技术的理解可以提高专利实践的质量。专利颁发以

后，在法院、仲裁员或联邦巡回上诉法院确定是否存在侵权期间，准确的分类意味着一个利用特定领域专门知识的解决机制。精于工程技术和自然科学的人习惯于对自然现象和生命形式进行分类，该分类作为他们组织活动领域的一种手段。确实，对科学进步速度负有主要责任的科学方法本身是一种以原因和结果分离为基础的严格的分类体系。

美国专利与商标局在专利分类指南中对商业方法的处理

专利与商标局非常严格地对待专利主题分类。所有的专利申请最初被分类到被确信包括该发明的种类和亚种类中。[102] 为进行有效的存储与使用，用美国专利分类系统(USPC)对专利与商标局授予的专利进行分类。美国专利分类系统对所有可专利主题进行详尽无遗的分类。通过提供审查员在审查专利申请时所需要的每一个美国专利文件的存储和使用情况，这便利了专利与商标局审查员对在先的国内专利文献的搜寻。[103] 专利与商标局的专利和商标信息办公室公布和更新美国专利分类指南（Moc）。[104]

商业方法被分散到很多个种类中,特别包括专利分类指南第345类、[105] 第707类、[106] 第709类[107] 以及第902类。[108] 然而，自从1998年以后专利与商标局试图把商业

方法申请分类到专利分类指南第705类“数据处理、金融、商业实践、管理或费用/成本的确定。”[109] 专利分类指南第 705类现在由比其他专利分类指南更多和更广的商业领域组成，包括“与组织、商品或金融交易的管理相关的发明”。[110] 国会第5364报告建议稿的第2条将修改美国法典第35篇第100条以加上一个对“商业方法”的定义。[111]

界定商业方法在当代的重要性

对商业方法进行定义或在专利法第101条范围内定义其他任何可专利领域，在学术上研究是不必要的，这值得争议。实际上，在1998年具有里程碑意义的戴尔盟德诉恰克那巴逖案[112] 以后，几乎“太阳底下的任何人造事物”都是具有可专利性的，这使得为清楚不具有可专利性的主题而对特定的专利种类进行定义潜在地具有更少的价值。[113] 为获得某种难以捉摸的稳定性而分类，定义仅仅是一个怪物。但是，根据这种观点不利于理解和改进专利系统。科学发现不仅延伸到现存的已定义得很好的领域，也使得对发明的分类随着科学的进步而更不稳定。最终，一个发展的分类体系紧跟着科学发展的进步，这标志着新的领域的到来并为资源投资从即将消灭的领域转移到新的领域提供了刺激。

至少从三个方面来讲需要对商业方法进行有效的定义。首先，商业方法专利权人具有排除他人实施该商业方法发明的专有权利，[114] 即禁止他人未经许可或转让而使用该商业方法，这主要是利用侵权诉讼威胁。[115] 商业方法的良好定义可以帮助专利权人和其他人集中精力较好地管理他们自己的知识产权资产并避免高成本的诉讼。其次，专利律师界和专利与商标局在历史上主要依靠专利分类体系来充分有效地专注于其专利性检索活动。[116] 第三，作为1999年美国发明者保护法的一部分而通过的1999年第一发明者抗辩法，[117] 其规定了针对“商业方法”侵权的一种“商业方法抗辩”或“在先使用者抗辩”。[118] 因此，由于商业方法侵权诉讼的激增，法院确信定义商业方法具有重要性。[119] 根据国会第5364报告，专利与商标局应在专利最初申请的12个月内决定一个申请是否包括直接针对商业方法发明的权利要求，并且该决定将导致产生新的仅仅适用于商业方法的程序性规定。[120]

为商业方法构建一个规范定义

用通俗语言来表达，方法是“处理的手段或措施，特别是一种有规律性的或系统化完成任何一件事的方法”。[121] 方法也是“有次序的和系统化的安排，以一种特定训练或特定领

域的知识为特征的过程和技艺”，并且“方法是根据详细的、有逻辑性次序的规划强调过程的”。[122] 不过基本的法律上的定义也为方法提供了少量的附加解释。 Ballentine把方法定义为“一种完成某件事情的手段，该方法是用来做事的”。[123] 根据联邦税法，方法衍生于记帐实践，集中于记帐和分类方法，它允许事后接近：“根据规定的和有规律的计划保存纳税人帐簿的方式。”[124] 根据专利法，作为最主要的可专利主题的一部分，方法是权利要求的形式并被归纳为可被专利主题的方法中。[125] 尽管长期以来不赞成方法属于可专利主题，1952年的专利法最终在其第101条用“方法”代替了“技艺”。[126] 对方法和制作法进行定义上的比较是循环的和重复的，每一个都被用同样的或类似的术语来定义，经常相互定义。通常意义上的制作法意指对一些产生了后果的中间性步骤的系统组合：“在产生某事物过程中的一个操作系统……导致一个结局或结果的一系列行为、变化或功用。”[127] 现在根据专利法思考“制作法”的定义，“?制作法?指过程、技艺或方法，包括对已知制作法、机器、制成品、合成物质或材料的新的适用”[128]。对这些定义进行归纳概括似乎可以解决法院在适用先用权人辩护时所面临的解释上的困境，并澄清通用的商业方法专利。

解释专利权利要求需要参照相关术语的含义。为了确定商

业方法，似乎必须考虑商业和经济的规律性。规模因素也使该探究变得复杂。可将商业方法看成是由许多企业所使用的较小的组成部分。例如，存货管理技巧、贴现现金流率分析或招聘雇员打分的技艺，具有足够的新颖性而可受到专利保护。所有这些和其他似乎至少和“单击”[129] 或“反向警示”[130] 商业方法专利一样复杂。这是数以百计的用在所有经济环节的不连续的商业方法中的一些实例。比较而言，从事或指导商业活动的方法是一个较大的多重组合步骤的聚合体，这是值得争议的。这个区别不应该影响可专利性，因为较小规模的商业方法和较大规模的商业模式在州街道案中都有可能是具有可专利性的。

另一种方法是用来分析成功的商业计划。此种计划揭示一种独特的商业模式，从根本上讲,该模式是用某种独特的方法把无数现存的成分和谐地组合成一个有机整体。可以用商业计划获得资源，如筹措资金和招聘雇员。一个商业计划是：（1）对经营一家商业公司的关键性人事计划的详尽的叙述；（2）有关商业功能、市场和效益的轮廓；（3）制定适应外界环境中的各种因素（如经济的、规则性的）的商业策略的根据；（4）对由可预测风险调节的潜在收益的估计。[131] 商业模式是另一种被广泛使用的，但不幸是模糊的概念。它典型性地描述了一个公司的独特的组合，其组合成分包括商

业服务、合法金融机构、运作、进出公司的供应链、交易形式、商业活动周期、市场活动以及记帐系统。如果该商业模式或至少它的一些组成成分是足够地独特，在这里所描述的商业方法可以满足有关新颖性或非显而易见性的可专利性的要求。所有这些对商业方法、商业计划和商业模式的定义预期对各种措施或活动的组织，当它们被系统遵循时将对商业运作产生有用的效果。

针对商业方法批评的可专利性标准的充分性

在对商业方法例外的整个历史过程中，一直存在对商业方法可专利性的批评。自州街道案以来，对商业方法专利性的批评越来越激烈，因为在以前不关心专利问题的商事主体中，商业方法的可专利性引起了他们广泛的惊慌。商业方法专利的急增迫使大多数商事主体将注意力转移到使用专利的费用和侵权风险的管理。一些高清晰度的商业方法侵权诉讼[132] 引起了对“坏专利”[133] 的不断增长的警惕，产生了一些不满。这些不满可以被归纳为四种基本的批评：首先，商业方法的可专利性导致了一个明显的困境，即很难对几种具体情形中的商业方法进行分类，如要求一台有形的仪器识别商业方法的功能、允许对纯商业方法过程的描述、把商业方法融合到软件中去或在一个计算机通信网络中实施商业

方法。其次，专利律师界的许多人士在审判的过程中发现了一些明显的商业方法专利；也就是说，商业方法被理解为形成商业制度的更大的步骤组合中的较小的从属部分，[134] 非专利行业内的人士对商业方法的模糊印象与可专利性对非显而易见性的要求相类似。[135] 第三，有一个经常是不现实的假设，即商业方法专利所描述的商业技艺已经被他人使用或所知道。[136] 这是可专利性对新颖性的要求。[137]

第四种批评基本上是把前三种的批评归为一类。所有的争论会聚在范围较广的如何界定公共领域的公共政策问题上。[138] 那些提倡极力限制知识产权的人士看到了更大的社会利益，而该社会利益是以更严格限制政府授予专利垄断权[139] 为前提的，对政府授予专利垄断权的限制通过使创造更便利而促进社会进步，而这些创造如果以在先技艺为基础则容易进行。[140] 相对而言，财产权利的倡导者表示，界定明确的和可强制执行的知识产权体系是对创造的基本鼓励。[141] 在公共政策下平衡这两种观点的方法对改变知识产权的范围也引发了争议，这和有关商业方法的争论相似。

第四个批评的主要前提是商业方法专利与传统的实用新型专利有许多不同。[142] 大多数传统的实用新型专利仅仅影响几个行业的狭窄部分。相比之下，商业界几乎每一个人

都使用商业方法。因此，具有较广范围的强势商业方法专利过多地起阻碍作用，它们侵占所有商业[143] 有效运作所必须的商业基本结构。[144] 互联网中专利的拥有者已经被比作全球性的垄断者，他们利用联邦法院从那些不用怀疑正在困境中挣扎的小企业那里提提取专利使用费:“这些专利中的每一个都是逻辑和争论的小杰作。在自由市场经济中，通过界定，每一专利都对商业活动进行限制，都是某种意义上的行政规章，都表现为企业昂贵的一般费用。通过专利权人实施的排他性权利转化为消费者付出较高的价款。”[145]

该观点的反对者引证下列事实来进行反驳，即对专利范围的批评已存在很长时间，但其从未有效地抑制进步。[146] 实际上，有关电话技术和计算仪器的许多专利是革命性的，并且包括了商业方法的组成部分，然而并没有抑制竞争。[147] 这些二十世纪早期的发明对大多数其他商业的成功贡献很大。电子商务和互联网专利是否拥有类似的潜能是值得探讨的。[148] 最终，这些因素可以表明与互联网专利相关的最有可能的问题最多是两个方面。首先，在书写和审查商业方法专利时，应投入稍微较大的注意，其次，知识产权的审批者应该更熟悉专利法的细微差别。这些是能够激发人们兴趣的话题。

对有关商业方法专利诉讼的质量控制

专利律师界的成员在商业方法专利的诉讼中积极活动，而专利与商标局则遭遇了大多数商业方法专利质量低劣、包含一些已知的技艺或明显的显而易见性之类的批评，而只好稍微进行一些辩护。[149] 它坚持认为许多外行的观察者听到对一些商业方法过分简单的不公平描述时反应太快，指出“审查和解释专利是有关科技和知识产权的一个复杂的混合物，这使得一个人不可能仅仅看到有关专利的标题、说明书和（或）合同就对其有效性作出判断……请记住真实的情况在这权利要求书中”。[150] 压力的存在迫使专利与商标局提高商业方法专利的质量。除了上面提及的两个公共压力外，还有两个来自国会的可能影响专利与商标局改进其所颁发的商业方法专利质量的压力。首先，一个来自公众的有关“坏专利”的强烈呼吁可能导致消除商业方法的可专利性或缩小其范围（如缩短保护期、强制许可）的立法。其次，1999年美国发明者保护法通过创造在先使用人抗辩而对商业方法专利效果提出了一些疑问。[151]

专利与商标局以一个质量改进计划《商业方法专利的起源：一个行动计划》（《行动计划》）[152] 来应对上述压力。根据该行动计划，专利与商标局将进行行业扩展[153] 和

质量改进。专利与商标局的质量改进计划包括：（1）加强对审查员的有关商务实践中的技术训练；（2）修订专利与商标局的审查指南，[154] 包括由主审查员（审查学习和训练过程中的优秀者）对在美国专利分类指南第705类中所有申请进行强制性的第二次审查；[155] （3）扩大专利与商标局的质量审查办公室对在美国专利分类指南第 705类中专利的抽样范围；（4）对在美国专利分类指南第705类中的申请，对与商业有关的非专利文献进行强制性检索。[156]

在专利诉讼过程中在先技术非常重要，因为它构成最重要的可专利性标准的基础。然而，在商业方法诉讼过程中对有关在先技术的检索效力存在重大限制。[157] 首先，直到州街道案为止对商业方法专利的授予具有任意性，因而，在美国或外国的专利文献中在先技术是有限的。[158] 其次，专利与商标局最近才逐步增加努力以比较全面地使用与商业方法有关的非专利资料。[159] 第三，在学术刊物上并不像找范围广泛的自然科学和工程技术那样容易找到商业在先技术。[160] 在商业实践的商业秘密中、在流行的商业报道中和在商业教材中比在其他领域的非专利文献中的在先技术共有的学术刊物中更容易找到非专利文献中的商业在先技术。[161] 国会第5364号报告将用两个主要的推动措施以提高商业方法专利的质量。首先，它倾向于招集公众通过提

出已知的商业技巧帮助证明难以捉摸的在先技巧。[162] 其次，在商业方法专利申请中，检索和公布在先技术的更重要责任将被转移到商业方法专利的申请人身上。[163]

负责审查专利申请是否符合新颖性或非显而易见性要求的专利律师界人员和专利与商标局审查员主要受过有关计算机科学和电机工程训练。[164] 专利与商标局坚持这些技术在可预测的将来依然是重要的，直到较多的审查员能在商业活动中得到训练或因为具有直接的商业实践经验而被雇佣[Page][165]。然而，有关商业规律的专业知识对于被许可的诉讼和严格的审查来讲是必须的。这些领域有争议地特别包括金融效益、记帐和管理系统、运作系统、管理科学、银行交易处理、信息系统、证券市场交易票据交换、数据处理设计、电子/互联网商务、合同缔结和市场营销。

现在的专利律师界可能宁愿对专利实践的准入进行限制，包括有关商业方法专利诉讼，这也许是防止毁灭性的竞争。这导致了一个悖论：职业上准入的限制最经常是令人信任的、足以使人过舒适生活的资格证明。商业方法实践将最多地受益于技术资格、交易法、经济和管理科学。然而，这些商业方法的训练对专利实践来讲一般不足以令人信任，因为还需要有计算机科学和其他学科的技术训练。软件所包含的

商业方法专利长期存在的作用在于使具有商务经验的实务性律师不能进入现行的专利律师界。

商业方法专利处理的质量从根本上讲依赖于有关商业学科、商业和交易结构以及知识产权法的专业知识。限制对传统审查的依赖将大大防止专利权例外，该例外的范围涉及到与方法设计相关的技术、与一般的次序和体现很接近的技术在制造方法和商业方法之间是平行的。从根本上讲，讨论的要点是在有关自然科学和社会科学方法的申请之间应是高度平行的技术。

专利与商标局在其指南中支持把过程控制转化到商业方法实践中。该指南要求商业方法在软件中具体体现。[166] 专利与商标局推断习惯于软件审查的专业人员对可争议的商业方法专利的“简单变形”将是训练有素的。当然，专利律师界根据自己的专长进行正常的选择，如化学、机械/工业、生物技术和软件。最终，人们希望具有自然科学和计算机科学的专利律师界成员将发展有关商业方法的专利知识。

专利与商标局正招聘具有商业学位和商业实践经验的审查员。许多商业方法审查员和专利审查员将从工商管理硕士的再次训练中受益。[167] 如果专利与商标局允许商业方法专业化，使 伊克塞尔案中所允许的软件具体化与商业方法

相分离，它将获得一大批具有商业方法专利实务成员资格的同伴。人们不得不相信，使一个有关真正合格商业方法专利的实务界称职对社会来讲是有利的。首先，将有非常高的商业方法诉讼能力。其次，这种转变将同时在商业方法专利实践中产生更多的竞争，该竞争将可能导致更合理的有关商业方法的诉讼费用。回过头来，较低的诉讼费用将减少商业方法专利诉讼的消极影响，并减少侵权危险管理费用。

商业方法侵权的解决策略

专利法规定的补救办法和有关被指称的侵权行为的解决办法产生了几个可能的策略选择。在商业方法专利的案件中，这些选择可能导致重要的影响，因为它们既是机会又是制约——给予专利权人在根据商业方法专利实施他们的专有权时以选择权。这些基本上与专利范围外的诉讼当事人所面临的策略选择相似，但也有能够产生重要影响的一些关键性的不同。人们预期互联网商务将越来越主要依赖于单一的商业模式，而专利权人在互联网中的商业方法专利可以对该商业模式请求权利。有根据表明互联网商务更容易侵犯来自商业方法专利的权利。

该两个主要的专利侵权补救办法，即禁令解除[168] 和侵

权赔偿，[169] 可以对被指控的侵权人甚至对专利权人强加不同的压力。一个禁令或甚至是初步禁令[170] 可以如此地减弱侵权人的侵权势头（或力量）以至于它有可能是最有效的补救办法。在专利侵权案件中，法院长久以来就认识到解除禁令可能是一个有用的办法：“没有针对被指控侵权的人的禁令停止，他就有可能遭受不可弥补的损害，例如，雇员解雇、立即破产、甚至可能被消灭。”[171] 即使是对被指控的侵权人的开业活动的一个短暂的打扰也可以使投资者和风险资本家不敢提供未来的资金周转，因而中止基本资金的流入，甚至永久性地使该侵权人关闭。[172]

考虑到一个完整的审判和其他争端解决方法最终都是依法进行的，专利权人也有风险：整个专利的无效、关键性的权利要求的缩小或部分无效，或对专利范围施加限制（使用领域、地域、时间）。参加诉讼双方都要承担有关诉讼潜在金钱开支的机会成本和当关键性的工作人员被从他们的商业职位上抽调以后的可观的成本。这些直接或间接的诉讼费用经常影响到案件的解决，特别包括交叉许可费、对过去侵权的损害赔偿费、可预期的专利使用费和对被指控的侵权者对该专利未来使用的限制或彻底禁止。然而，侵权损害最终是标准的补救办法，它驱使许多侵权策略决定的制定。平衡了这些风险以后，人们会毫不惊奇地发现，如果当事人有足

够的的专利责任，他们会有足够的动力经常达成交叉许可协议，或达成专利使用费的支付协议。确定侵权损害所使用的计算方法非常重要，因为潜在的损害将驱使在损害、禁令解除和协商之间进行侵权的策略选择。

计算专利侵权损失通常是复杂的，它要求专利权人克服因为显示“市场性质充分的经济论证以及来自于经济状况的被分解的侵权行为的可能后果”[173] 而认为损失计算具有投机性的印象。确定侵权损失通常是一个开放的和灵活的方法论，其允许使用多种多样的方法使专利权人的损失得到完全弥补。这可能涉及一个双向分析法，首先是损失的利益，其次是一个真正的最低额以提供最少的赔偿。[174] 另外，还有其他的损失成分。[175] 从根本上说，专利法第284条被解释成要求一个“例外”规定、分析实际的因果关系、要求判决足以对侵权进行赔偿。当这种措施导致该判决最大化，那么所损失的利益是有影响的最主要的方法[176]，该方法利用由四个部分组成的计算方法：

为获得作为损害赔偿金的营业利益，他必须已经使侵权行为尽量少地发生，也就是对于由侵权者所进行的营业行为专利权人必须证明：（1）对专利产品的需求量；（2）缺乏可以被接受的非侵权的替代品；（3）他为开拓市场需求而制

造和销售的能力；（4）他应已获得利益。[177]

通常，所损失的利益经常具有任意性，因为它们缺少具体的内容或它们的潜在的假定是较弱的。在这样的案例中，第二种方法提供一个最低量或最少量：“但是没有任何情况对专利权人的损害应少于因为侵权人使用发明而产生的合理的专利使用费。”[178]

专利法第284条被解释成要求在适用侵权损害赔偿计算时使用“例外”因果关系规则。在实践中，该专利权人必须显示侵权人可以选择的替代方式而构建市场中“假如没有侵权”的情况。[179] 该专利权人将试图证明所损失的利益，其中包括总收入中的可以计算的成分、单位销售额、可变化的或固定的费用。这样的计算也可以来自市场重构的调节，如由于价格的侵蚀所导致利益的减少、[180] 丧失到侵权商品上的非专利商品的利益、[181] 有关补充专利发明的商品所丧失的销售额的损失[182] 和由侵权行为所阻止的边际成本减少所放弃的规模效益。[183]

正如在一系列案例中所提炼的一样，如瓦乐?罗克案、[184] 阿罗制造案、[185] 派恩多特案[186] 和谷物处理案，[187] 该“假如没有侵权”所失利益分析适用于对涉及任何可专利主题的侵权损失的计算。这要求在对损失利益根据“假如没有侵

权”因果关系规则进行判决之前，对发明替代品进行分析。对派恩多特案所确立标准的满意，使得只有在下列四个条件存在时对专利权人可获得的所失去利益给予潜在较高的损害赔偿：（1）存在发明产品或方法的市场；（2）专利权人或者拥有直接生产该产品的能力或者许可其他具有生产该发明物或使用该发明方法能力的人；（3）不能接受或不能获得替代品；(4)所损失的利益易受数量评估的影响。[188] 因侵权所损失的利益与来自其他的垄断的非正常高的可获得利益相类似。该标准可以用来表明所损失的利益计算将导致专利法第[Page]284条所预期的潜在较高的损害赔偿费判决，也用来阐明侵权人潜在的可获得利益可以被作为专利权人所遭受损失的替代品。当然，在与专利发明相比时，按照基本等价原则，一种替代品可以从次等品排列到上等品。当可获得的替代品可以接受时，即大致等于或优于该专利产品或专利方法，那么就把合理的专利使用费判给专利权人。这就是承认，如果被许可人可以使用合适的替代品，那么合适的替代品限制了有关该发明的利益。派恩多特案的引起该损失利益的“假如没有侵权”分析的要求是不完善的替代品必须是(1)非侵权的；(2)可以获得的；(3)不可以接受的。[189]

在涉及组成的部件或方法的专利侵权中，关于可接受的替代品的不可获得性是很复杂的。替代品的可获得性并非集中

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