微生物药品专利保护研究1011

生物制药技术专利保护研究

内容摘要：生物药品是按照发现活性物质的方法不同而进行的分类，是区别于传统通过化学合成方式发现活性物质的制药方法。生物制药技术中可授予专利的主题包括微生物菌种和遗传物质，动物、植物的组成部分，生物制成品，重复再现的非生物学方法可以获得生物体或生物制品的制备方法，微生物和遗传物质的新用途也可以申请发明专利。 “新药”的界定是指国内外不为“公众所知”不是以药品的上市为条件，生产药品质量标准，以及对药品的生产方法所做广告宣传并不必然导致丧失新颖性。对药品专利侵权的判定应当以实质性地等同为原则，对药品适应症是否相同、第二用途的发明都不能视为侵权必要条件。 关键词： 生物制药 专利保护 例外

一、生物药品概述

（一）、药品概述

药物一般分为预防药、治疗药、诊断药和保健药。有些药物同时具有预防、治疗和保健康复的作用。把常见的药物以其来源一般分为天然药物（产物）和化学合成药物1。广义的天然药物强调“来源于各种生物体的化合物”，可以是初级代谢产物2，也可以是次级代谢产物3；而化学合成药物一般是指通过化学方法合成的小分子化合物。在天然产物中，目前在国内各种专业性期刊以及其他可以看到的各种有关文章中经常出现的名词有：生物制品、生化药物、抗生素、微生物药物、植物药物、中草药、基因工程药物和生物技术药物等。对于这些药物不同的学者有不同的见解。确实，随着科学技术的发展和各学科间的相互渗透、相互交叉，特别是随着生物技术的发展，原来是动物或植物来源的药物现在可以通过

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陈代杰：《微生物药物学》化学工业出版社2008年5月北京第1版 第2页

初级代谢产物是指：初级代谢产物是指微生物通过代谢活动所产生的、自身生长和繁殖所必需的物质，如氨基酸、核苷酸、多糖、脂类、维生素等。通过初级代谢，能使营养物转化为结构物质、具生理活性物质或为生长提供能量，因此初级代谢产物，通常都是机体生存必不可少的物质，只要在这些物质的合成过程的某个环节上发生障碍，轻则引起生长停止，重则导致机体发生突变或死亡，是一种基本代谢类型。 http://baike.http://www.wodefanwen.com//view/297760.htm 2010年9月5日访问 3

次级代谢产物是指：次级代谢产物是指微生物生长到一定阶段才产生的化学结构十分复杂、对该生物无明显生理功能，或并非是微生物生长和繁殖所必需的物质，如抗生素、毒素、激素、色素等。不同种类的微生物所产生的次级代谢产物不相同，他们可能积累在细胞内，也可能排到外环境中。http://baike.http://www.wodefanwen.com//view/297760.htm2010/9/6访问

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微生物来生产的一些药物，目前有很多也已经构建了基因工程菌，而且往往是几种生产方式同时存在，因而，要有一个非常确切的定义似乎有些难度。有学者认为：中草药应当包括在植物药内，它是指植物来源的药物，目前通过植物细胞培养或从转基因植物中获得的这些药物，似乎仍然属于植物药的范畴；基因工程药物和生物技术药物是同一个概念，它是指通过重组DNA技术，将具有合成某种药物的基因（如蛋白质激素、细胞因子、抗体和疫苗等）导入微生物、动物或植物，然后由这些载有外源基因的重组微生物、转基因植物或者动物来生产的一类药物；生物制品似乎应该包含在生化药物内，它是指来源于动物的药物以及一些来源于微生物的初级代谢产品如氨基酸、核苷酸和辅酶等；抗生素是微生物的组成成员之一，在有关微生物药物的定义中已经进行描述。同一种药物，如果以不同方式生产，则可以被归纳在不同的范畴。4 （二）、微生物药品

微生物产生的次级代谢产物具有各种不同的生理活性，抗生素是人们熟悉的具有抗微生物、抗肿瘤作用的微生物次级代谢产物。自从20世纪40年代初青霉素用于临床以来，抗生素为人类做出了卓越的贡献。随着这一领域的迅速发展，抗生素一词的含义也在不断的充实。1944年链霉素的发现者Waksman首先下的定义是：“抗生素是微生物在其代谢过程中所产生的，具有抑制其他种类的微生物生长及活动甚至杀灭其他种类微生物性能的化学物质。”从那时起至20世纪50年代中期，由于青霉素、链霉素、四环素少数品种在临床上使用，它们都只起到抗菌作用，所以这个定义是合适的。我国最初是将“antibiotic\按其愿意译为“抗生素”的，但在当时这类物质都是抗“菌”的情况下，又将它改译为“抗菌素”，并一直沿用至20世纪80年代初期。之后，由于抗肿瘤、抗寄生虫等抗生素不断发现，这类化合物的作用已远远超出了仅仅对微生物作用的范围。因此，一般认为抗生素的定义应是：“抗生素”是低微浓度下有选择地抑制或影响其他种类生物机能的、是在微生物生命过程中产生的具有生理活性的次级代谢产物及其衍生物。在很多国外文献中通常可能看到相关专业名词有：antibiotics、anti-infective agents、 anti-microbial agents 和 anti-bacterial agents等。

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同注1

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近年来，由于基础生命科学的发展和现代生物技术的应用，由微生物产生的除抗感染、抗肿瘤以外的其他生理活性物质的报道日益增多，如特异性酶抑制剂、免疫调节剂、受体拮抗剂和抗氧化剂等，其生理活性又超出了抑制某些生物生命活动的范围。虽然这些活性物质中有些并不称为抗生素，但这类化合物确是在抗生素研究的基础上发展起来的，其整个筛选流程和生产工艺，以及理化性质如分子量不大、结构复杂、在分享纯化前往往是一组结构类似的同系物等与传统的抗生素相似，仅仅是作用对象不同。为了区别于一般抗生素并强调其在医疗上物可能性，Monaghan等将这类物质称为“生物药物素”（biopharmceutin)。国内不少学者认为，这类物质和一般抗生素均为微生物次级代谢产物，其在生物合成机制、筛选程序及生产工艺等多方面都有共同的特点，当这类物质一旦有了实用价值，它们和一般的抗生素统称为微生物药物（microbial medicine)。因此，微生物药物的定义应该是：由微生物在其生命活动过程中产生的、在低微浓度下具有生理活性的次级代谢产物及其衍生物。这些具有生理活性的次级代谢产物包括：具有抗微生物感染、抗肿瘤和抗病毒作用的作用的所谓的传统的抗生素，以有具有调节原核生物和真核生物生长、复制等生理功能的特异性酶抑制、免疫调节、受体拮抗、抗氧化等作用的化学物质。另外，有些学者也将一些具有药理活性的微生物初级代谢产物如酶、辅酶、氨基酸、蛋白质、多酶、脂肪酸，维生素和核苷酸等归纳为微生物药物，这是不太妥当的。因为尽管这些物质都是通过微生物发酵来制备的，但是微生物的初级代谢产物与次级代谢产物有着许多明显不同的特性：第一，初级代谢与次级代谢是完全不同的两个代谢系统；第二，初级代谢和次级代谢的理化特性有着很大的区别，后者为小分子物质，其分子质量小于3000Da，且化学结构呈多样性； 第三，次级代谢物对产生它的微生物的作用不明显或没有作用；第四，初级代谢物作为药物使用时尽管也有药理活性作用，但一般往往没有确定的作用靶点且更多的作为辅助或营养药物，而次级代谢物具有确切的作用靶点和明显的治疗效果。微生物产生的初级代谢产物和次级代谢产物都属于微生物制药的范畴，但由于前者大多可以从动物脏器中获得，因此，也常常被作为生化药物进行描述。虽然微生物的定义被愈来愈多的从事与之相关的研究开发、教学和生产的专家学者和科研人员接受，他们也愿意使用微生物药物这一新名词，但是，对于临床医生来说，他们所关心和感兴趣的是药物的作用对

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象，而非研究开发和生产制备的过程及其化学结构等理化特性。因此，微生物药物这一名词对于他们来讲似乎非常陌生。同样，在药品检验机构，尽管不少专家对微生物药物有所了解，并认为将这类归纳在同一部门进行检验更为合理，但至今更多的还是以的作用对象来归类。

（三）关于生物药物的定义：

1、生物药物是指运用微生物学、生物学、医学、生物化学等的研究成果， 从生物体、生物组织、细胞、体液等， 综合利用微生物学、化学、生物化学、生物技术、药学等科学的原理和方法制造的一类用于预防、治疗和诊断的制品。 5

2、生物药物（ biopharmaceuticals ） 包括生化药物（biochemical drugs）、生物技术药物（biotechnology drugs）和生物制品（biological products）。生物技术是利用生物体或其组成部分发展产品的技术体系。现在说生物技术，一般应指现代生物技术，其中包括基因工程、细胞工程、酶工程和先进发酵工程。生物技术是一种手段，可用以研究和开发生化药物，但由于用现代生物技术研制的药物日渐增多，所以可将这类药物另称为生物技术药物（或生物工程药物），其中用基因工程生产的药物则称基因工程药物（genetic engineering drugs）。

生物制品主要包括疫苗、菌苗、类毒素和抗毒素等，但近年来其范围有所扩

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大，与基因工程药物密切相关7。

从上述的论述中，笔者认为，所谓的微生物药物是区别于以萃取技术提取活性化学物质的中成药，而是由微生物在其生命活动过程中产生的、在低微浓度下具有生理活性的次级代谢产物及其衍生物。这些具有生理活性的次级代谢产物及其衍生物包括：具有抗微生物感染、抗肿瘤和抗病毒作用的作用的所谓的传统的抗生素，以有具有调节原核生物和真核生物生长、复制等生理功能的特异性酶抑制、免疫调节、受体拮抗、抗氧化等作用的化学物质。而对于这种具有活性作用的化学物质的寻找在药品发明有许多种方法，比如有通过筛选、过滤、培养的方式寻找微生物，了有通过采用改变微生物和生活所依赖的环境，如糖、酶、具有转录功能的DNA、RNA，从而产生具有能够产生人类所需要的活性物质的新的微生物，或者通过改变能够产生具有活性的次级代谢产物微生物的生存环境，使这

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郭靖，刘媛：《我国生物制药业的现状与发展建议》载于《医药企业发展研究》2009年第12期 凌沛学，王凤山：《生物药物研究进展》北京人民卫生出版社，2007：1-32. 7

袁勤生：《飞速发展的我国生物医药》作者载于《中国药学杂志》2009 年10 月第44 卷第19 期

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种有益的微生物大量存活，从而达治疗的目的。因此，生物药品是按照发现活性物质的方法不同而进行的分类，正如上文所说的“将一些具有药理活性的微生物初级代谢产物如酶、辅酶、氨基酸、蛋白质、多酶、脂肪酸，维生素和核苷酸等归纳为微生物药物，这是不太妥当的”。理由

二、微生物药品研发过程介绍

（一） 、寻找微生物药物的基本途径和方法

微生物具有分布广、种类多、易变异的特性以及其次级代谢产物的多样性和新颖性。实施一个成功的筛选新微生物的计划，理论上应该是一个将几门主要学科融为一体的科学分支，它们包括微生物学，分子生物学、药理学以及天然产物化学等。

当今世界范围内，科研人员下从以下五个方面来获得人们所需要的微生物新药（或称之为生理活性物质）。

1、建立新的筛选模型，寻找微生物新药

这是当今世界范围内一个最引人注目的研究领域，它研究的内容主要包括从微生物代谢产物中寻找小分子量的酶抑制剂、免疫调节剂和受体拮抗剂或激活剂等生理活性物质。其中还包括利用新的筛选模型，从已知的微生物次级代谢产物来筛选以上这些物质。

2、扩大微生物来源，寻找微生物新药

这是对抗生素筛选传统方法的充实和继续。近年来，在建立一些新的抗生素，包括抗寄生虫、抗肿瘤等抗生素筛选模型的同时，人们的注意力也集中到扩大微生物的来源，如从海洋禾的、稀有放线菌和在极端环境下生长的微生物的次级代谢产物中来筛选新的生理活性物质。

3、以微生物来源的生理活性物质为先导化合物，进行化学改造寻找效果更好的微生物药物。

根据药物的构效关系以及体内代谢特性，对已知次级代谢产物进行结构改造的目的，主要是筛选相对于母体化合物具有如下特点的微生物新药：扩大抗菌谱或作用的范围、克服细菌的耐药性或改善药物对作用靶的敏感性、改进对细胞的通透性、改善化学和代谢的稳定性、提高血浆和组织尝试、增强与宿主免疫系统

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的协调作用、能够制备适合给药方式的结构状态，以及减少毒副作用等。这是多年来发现微生物新药成绩斐然的重要途径。

4、应用次级代谢产物的生物合成原理，“创造”微生物新药

这种方法是根据已知次级代谢产物的生物合成机理，通过改变培养基成分、控制发酵条件进行定向生物合成来寻找新次级代谢产物；或是通过对已知抗生素产生菌进行诱变处理，使一些原先沉默的基因得以激活，或阻断某些生物合成途径中的某些基因而产生新的生理活性物质。

5、利用基因工程技术，构建能产生微生物新药的基因工程

生物工程是指对生物有机体在分子、细胞或个体水平上通过一定的技术手段进行设计操作，为达到目的和需要，以改良物种质量和生命大分子特性或生产特殊用途的生命大分子物质等。包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程，其中基因工程为核心技术。由于生物技术将会为解决人类面临的重大问题如粮食、健康、环境、能源等开辟广阔的前景，它与计算器微电子技术、新材料、新能源、航天技术等被列为高科技，被认为是21世纪科学技术的核心。可以深信，随着对微生物次级代谢产物生物合成途径和代谢调控机制的深入了解，最终人类能够“理性化”地构建生产所需目的产物的基因工程菌。

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图一：微生物药品发明流程图

（二）新药的研制阶段

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发现菌种 物理筛选或者生物学 活性物质 纯度10% 纯化 纯产物 纯度80%以上 评价 放大 适应症研究 其它活性 专利申请 毒性反应 药品注册 临床试验 产品上市 在利用上述方法发现新的微生物以后，药品研发机构就进入了对新发现的微生物的纯化阶段。要将所发现的微生物投入到医药用途，就必须能够批量生产，比如将产量由原来的一克提高到一吨。例如从1910年到Fleming发现青霉素的1939年间，也发现了多种如曲酸，紫色杆菌素短杆菌素、橘霉素等数种抗生素，但这些物质的搞菌活力不高，纯度低而且毒性大，因此没有实用价值。一直到1940年，Chain和Florey进行了详细的研究，制得了青霉素结晶的干制品，并进行了毒性和一系列的生物学试验，证明了它是一个有效的抗菌物质，才肯定了了青霉素的价值。在第二次世界大战中，为了治疗细菌感染，美国政府于1941年邀请二人到美国帮助开发青霉素的生产。经过共同努力，建立了适合于工业生产的沉浸发酵技术，从而开创了抗生素时代。

因此仅仅是发现的新的微生物还是远远不够的，还应当对新微生物对人类的哪些疾病产生效用，以及这种微生物在药用的过程中会出现哪些毒性研究，比如致癌（carcinogenesis）、致畸胎（teratogenesis）和致突变（mutagenesis），这三致试验是新药进入临床前所必需地检测的长期毒性。

三、微生物药品的专利保护主题

微生物学的方法从中国专利法实施时起就是可以授予专利权的主题。禁止对药品和化学物质授予专利权的条款在1992年被删除，由此也为微生物本身的专利保护铺平了道路。因为在这之前之所以没有对微生物本身授予专利权，是因为专利审查实践中将微生物视为等同于化学物质。另外，根据现代生物科学的分类方法，微生物学己经成为动物学和植物学之外的一个独立的学科，因此认为微生物也不属于禁止授予专利权的动物或者植物。

根据中国专利局的《审查指南》(第二部分第十章9. 1.2.1)的解释，微生物既不属于动物也不属于植物的范畴，因而微生物是可以授予专利的主题。但是未经人类的任何技术处理，不授予专利权。只有当微生物经过分离成为纯培养物,并且具有特定的工业用途时,微生物本身才是可以授予专利的客体。所谓微生物发明是指利用各种细菌、真菌、病毒等微生物去生产一种化学物质（如抗生素）或者分解一种物质等的发明。微生物和微生物方法可以获得专利保护。关于微生物发明专利申请的审查，适用本部分第十章的有关规定。

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第二部分第十章第9条规定生物技术领域发明专利申请的审查中术语“生物材料”是指任何带有遗传信息并能够自我复制或者能够在生物系统中被复制的材料，如基因、质粒、微生物、动物和植物等。其具体的包括基因、DNA片段、融合细胞等《审查指南》（第二部分第一章第4.4条一种方法是否属于“主要是生物学的方法”，取决于在该方法中人的技术介入程度。如果人的技术介入对该方法所要达到的目的或者效果起了主要的控制作用或者决定性作用，则这种方法不属于“主要是生物学的方法”。

我国生物专利的主题如下：8

1、微生物菌种和遗传物质属于可授予专利的主题

由于属于《专利法》对微生物一直没有做出明确的规定，但是依据《专利法实施细则》第25条和《审查指南》第2部分第10章的规定，微生物菌种属于可授予专利的主题，因而可以得到专利保护。这里所说的微生物，包括各种细菌、放线菌、真菌、病毒、原生动物和藻类等。而遗传物质如基因、DNA 、RNA 和染色体等，都属于生物化学物质，因而也可以像其他化学物质一样被授予专利。虽然人类胚胎干细胞和处于各个形成阶段的人体如人的生殖细胞、受精卵、胚胎及个体均不能被授予专利权，但人体基因属于生物化学物质，也可以被授予专利权，并不违反伦理道德。

然而，对于未经人类的任何技术处理而存在于自然界的微生物菌种和遗传物质，由于属于《专利法》第25条第（1）项所述的科学发现，因而不能授予专利权。另外，由自然界分享、筛选或者培养的有工业应用的微生物或遗传物质还必须是可以重复获得的，否则，不能重复得到的微生物菌种的遗传物质由于不具备《专利法》第22条要求的实用性，也不能被授予专利权。

2、动物、植物组成部分可以申请专利

根据现行《审查指南》第二部分第十章的规定，虽然动物的胚胎干细胞、动物个体及其各个形成和发育阶段例如生殖细胞、受精卵、胚胎等不能被授予专利权，但动物的体细胞以及动物的组织和器官（胚胎除外）则没有被排除在专利保护的客体之外，所以也可以申请发明专利。同样，植物的细胞、组织和器官如果不具有植物品种的性质和功能 ，也是可以申请专利的主题。

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张清奎：《医药及生物技术领域专利申请文件的撰写与审查》知识产权出版社（2002年P45-48

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3、生物制成品可以申请产品发明专利

生物制品是指用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或者组织经加工制成、作为预防、诊断和治疗特定传染病或其他有关疾病的免疫制剂，如疫苗、抗毒血清、类毒素、抗菌素等。由于 1992年修改后的《专利法》第25条删除了对“药品和用化学方法获得的物质”不授予专利权的规定，因此生物制品也可以获得产品发明专利。其中，根据生物制品的具体属性，可以分别按照化学物质和药品的相应标准进行审查。

4、重复再现的非生物学方法可以获得生物体或生物制品的制备方法 获得生物体或生物制品的方法包括动物的繁殖或饲养方法以及植物的育种或培育方法和微生物的筛选、诱变或培养方法以及其他生物制品的制备和合成方法等。由于授予专利的必要条件之一—实用性要求申请专利的发明必须能够不依赖任何随机因素而重复实施，并取得相同的结果，即结果具有再现性，而生物学的方法在很大程度上依赖于随机因素，所产生的个体差异很大，因而要满足上述要求，不能被授予专利权。所以只有可重复再现地获得生物体或生物制品的非生物学方法——也就是说，人类的技术介入程度对所要达到的效果起了决定和控制作用，例如采用辐照饲养生产高产牛奶的乳牛的方法，改进饲养方法生产瘦肉型猪的方法，只有在采用基因重组或遗传变异技术生产转基因动物、植物或微生物的方法等，才可以依法被授予生物体或生物制品的制备方法专利。关于由自然界筛选特定微生物的方法，一般不具有工业实用性，除非申请人能够给出充足的证据证明这种方法可以重复实施，否则这种方法不能被授予专利权。

5、微生物和遗传物质的新用途也可以申请发明专利

对于微生物和遗传物质的工业用途，也可以按照实际情况申请不同类型的发明专利。例如申请用某微生物菌种处理特定工业废水的方法专利，用某特定基因编码蛋白的方法专利，用特定功能基因来制备治疗某特殊遗传疾病的药品等方法专利，或者申请由特定基因制成的基因芯片产品专利等。《专利审查指南》第二部分第十章9.4.2.2中规定，有关微生物应用的发明，如果发明中使用的微生物是已知的种，并且该微生物与已知的、用于同样用途的另一微生物属于同一个属，那么该微生物应用的发明不具有创造性。但是，如果与应用已知的、属于同一个属中的另一微生物相比，该微生物的应用产生了预料不到的技术效果，那么该微

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生物的应用发明具有创造性。如果发明的所用的微生物与已知种的微生物具有明显不同的分类学特征（即发明所用的微生物是新的种），那么即使用途相同，该微生物应用的发明也具有创造性。在9.4.2.1中在涉及遗传工程的基因、重组载体、转化体、融合细胞、单克隆抗体中对于已知物质，发明与现在技术相比具有预料不到的技术效果，则该重组载体的发明具有创造性。因而可以作为授予专利的主题。

四、生物药品专利实质性要求：

（一）、生物药品的实用性

实用性，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。我国的专利《审查指南》规定微生物不属于动物，也不属于植物的范畴，因而微生物不属于专利法第二十五条第一款第（四）项所列的情况。但是未经人类的任何技术处理而存在于自然界的微生物由于属于科学发现，所以不能被授予专利权。只有当微生物经过分离成为纯度较高的培养物，并且具有特定的工业用途时，微生物本身才属于可给予专利保护的客体。因而对于上述的微生物新药只有在确定其适应症，并且掌握其具体的提纯方法的情况下是可以授予专利保护的。《审查指南》认为：“如果是首次从自然界分离或提取出来的基因或 DNA片段，其碱基序列是现有技术中不曾记载的，并能被确切地表征，且在产业上有利用价值，则该基因或DNA片段本身及其得到方法均属于可给予专利保护的客体。”

但是在实用性中要求发明要“能够产生积极的效果”是不必要的，更不应当将该“能够产生积极的效果”解释为“其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。同现有技术相比，这些效果应当是积极的和有益的。”尽管欧洲专利公约和日本专利法同样规定“在产业中能够被制造或使用的发明”或“在产业上可以应用的发明”具有实用性，但欧洲专利公约和日本专利法中实用性均未要求发明要“能够产生积极 的效果”。

日本专利理论认为“说发明能够在产业上利用，不是现在已用于或立即用于产业之中，一般说应解释为只要在将来有利用的可能性就够了。因此，只要被认

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为具有利用的可能性，即使该发明在发明时及申请的当时在产业中并不能利用，这也无关紧要。”

美国法院及美国专利与商标局在解释美国专利法所要求的实用性时根本就不涉及发明是否能在产业上应用，当然更不会要求“能够产生积极的经济、技术和社会的效果”。美国专利法第101条的“有用性”的含义不要求将产品开发到日前在市场中就要具有商业适销性的程度。实用性要求只需要发明人公开某一实际的或真实的从该发明可得到的益处，也就是某一具体的、实在的和可信的实用性。

因此笔者认为，关于药品发明只上述1-3个方面的主题，通过现有的科学手段，证明通过上述方法能够产生相应的微生物，并且能够医治人类疾病，是满足实用性的标准；上述各种专利的主题如果没有一种公认的实用性，也没有一种可信的、具体的实用性，那么它就不具有可以获得专利权的实用性。9 （二）、生物药品的新颖性

我国《专利审查指南》规定：新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内外公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件中。

（1）权利要求中所涉及的微生物应按微生物学分类命名法进行表述，有确定的中文名称的，应当用中文名称表述，并在第一次出现时用括号注明该微生物的拉丁文学名。如果微生物已在国家知识产权局认可的保藏单位保藏，还应当以该微生物的保藏单位的简称和保藏编号表述该微生物。(2) 如果说明书中没有提及某微生物的具体突变株，或者虽提及具体突变株，但是没有提供相应的具体实施方式,而权利要求中却要求保护这样的突变株，则不允许。 对于要求保护某一微生物的“衍生物”的权利要求，由于“衍生物”含义不仅是指由该微生物产生的新的微生物菌株，而且可以延伸到由该微生物产生的代谢产物等，因此其含义是不确定的，这样的权利要求的保护范围是不清楚的。也就是说，对新发现的微生物要提供菌种进行保藏，另一方面对微生物的说明按照保藏单位和编号进行标明；另外，对于具体的突变株的实施方式应当说明，而衍生物的要具体说明其代

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张晓都著：《专利实质条件》，法律出版社，（2004年第1版）第304页

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谢产物的名称。

在相关发明的新颖性审查实践中，中国专利局审查员的观点与美国专利与商标局、欧洲专利局和日本特许厅的观点也是一致的。例如，中国专利局的审查员认为，对于己知在自然界中存在并且现在可以通过人的干预而制备(例如合成产生)得到的物质或组合物，不能简单地认为由于是以一种新的途径获得的，该产物就被认为是新的。该产物应该有一些使之区别于天然存在的产物的特别的特性，以便使之具有新颖性。对于由人工干预从其天然状态分离提取的纯化天然产物，事实上，自然界中不存在相同于纯化形式的该种产物，因此其天然存在形式不能作为破坏新颖性的现有技术。又如，己经获得了蛋白质A，但是一种不纯的蛋白质，现在要求保护一种较纯的产物。如果以前不知道其纯度特性，则显示具有不同的纯度级别或由没有一定的杂质限定的产物应该被认为是新的。现有技术未完全提纯时，发明物质纯度高不一定就有新颖性，关键在于该纯度以前可否达到。若物质已知，仅纯度不同，一般无新颖性：但若以前含有不希望但无法除去的杂质，现除去后达到了以前无法达到的高纯度，则无疑有新颖性

中国专利局的《审查指南》承认己知物质的新用途发明的新颖性。因此，已知物质的新的医药用途的新颖性在中国专利局得到承认。但物质的医药用途的权利要求在不允许写成“用于治病”或“用于诊断疾病”等形式，因为这属于疾病的治疗或诊断方法。物质的医药用途发明应当以药品权利要求或者如“在制药中的应用”、“在制备治某病的药中的应用”等制药方法类型的用途权利要求的形式提出中请。但中国专利局与欧洲专利局不同，不承认第一次药用发明的已知物质在医药用范围内的物质本身的新颖性。而且规定在

3、新颖性的审查。

关于DNA发明，如果先存在某一被分离的基因发明，然后再有利用该基因的发明了新的转基因动植物或者利用该基因发明了一种带有该基因的新的细菌，那么由于这些转基因动植物或带有该基因的新的细菌中包含有该被分离的基因，这些原自然界中不存在的新的生物体是利用该被分离的基因并应用基因重组技术创造的，所以这些新的生物体的发明应当是相应基因发明的从属发明，在这些新的生物体上的专利，相对于相应的基因来说是从属专利。 （三）、创造性

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同实用性、新颖性一样，中国目前还没有关于涉及现代生物技术发明的创造性的复审委员会决定或者司法判决。

但在微生物使用方法发明的创造性的判断审查中，中国专利局专利复审委员会1993年在第327号无效宣告请求审查决定就采用了类似美国1995年的生物技术方法专利法案中的创造性标准。该决定涉及1988年9月28日申请， 1990年11月7日授权，名称为“作物增产菌及其选育与发酵工艺”的第88106560号发明专利。在该无效请求审查决定中，复审委员会认为，判断利用特定新菌株进行固体或液体发酵方法权利要求的创造性时，不应不考虑新菌株，只将发酵工艺与现有技术进行比较，而是必须将新菌株作为构成该发明的必要技术特征一起考虑。虽然不考虑特定的新菌株，只就固体和液体发酵这两种工艺路线而论时，一般说来这种工艺路线是微生物发酵领域的常规技术，但是由于在上述要求专利权的方法均包括利用发明人通过分离筛选得到的新的一种蜡质芽抱杆菌的特定菌株YIB的发酵菌株，而且该特定菌株是构成本发明的关键。因此，在判断上述权利要求的创造性时必须将该特定菌株考虑进去，并且在微生物领域的方法发明中，其发明的关键往往是菌株。由于利用该特定新菌株进行固体或液体发酵方法达到了良好的效果，故此维持原专利权有效。

在2005年3月28日第7009号《无效宣告申请审查决定》10 “一种镇痛药和其制造方法案”（专利号98103220.6）中认为“判断一项权利要求是否具有创造性，应当考察该项权利要求保护的技术方案区别于最接近对比文件的区别技术特征的引入对于本领域技术人员来说当面对发明实际解决的技术问题是显而易见的，如果现有技术中没有引入所述区别技术特征的技术启示，则该技术方案是非显而易见的，该权利要求是具有创造性。”然后又认为“首先，附件1和附件5均并没有给出引入上述区别技术特征可以提高此类镇痛药的安全性的启示，并且请求人未能提供证据证明上述两者提取溶剂对活性制剂的效果，尤其是安全性的效果的影响相同，在此情况下，合议组认为，权利要求5的技术方案是非显而易见的，请求人用附件5和附件1还不足以破坏权利要求5的创造性，本领域的技术人员仍然需要创造性劳动才能获得权利要求5的技术方案，权利要求5具有创造性，符合专利法第二十二条第三款的规定。

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国家知识产权局专利复审委主编：《专利复审无效审查决定选编》，知识产权出版社，2009年1月第1版，第338页。

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五、我国生物制药技术的专利保护

（一） 我国专利法规定对药品发明的保护期限是20年，自专利申请之日起计算。

我国《专利法》自1993年1月1日起开始对药品进行专利保护，即任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。对于药品发明，由于药品研发的周期长，行政审批手续复杂，因此专利保护的时间相对而言就短了很多，有时不能充分保护研发人的积极性。

（二）行政保护的

我国的《药品注册管理办法》第六十六条规定国家食品药品监督管理局根据保护公众健康的要求，可以对批准生产的新药品种设立监测期。监测期自新药批准生产之日起计算，最长不得超过5年。而且规定在监测期内的新药，国家食品药品监督管理局不批准其他企业生产、改变剂型和进口。并且新药进入监测期之日起，不再受理其他申请人的同品种注册申请。已经受理但尚未批准进行药物临床试验的其他申请人同品种申请予以退回；新药监测期满后，申请人可以提出仿制药申请或者进口药品申请。

本法第六十九条还规定药品生产企业对设立监测期的新药从获准生产之日起2年内未组织生产的，国家食品药品监督管理局可以批准其他药品生产企业提出的生产该新药的申请，并重新对该新药进行监测。

我国《药品管理法实施条例》规定新药，是指未曾在中国境内上市销售的药品。从法律的明文规定来看对于新发明的药品设置了5年的市场监测期，这种期限并不因为专利到期而缩短，从而保证的新药的发明人在中国大陆所享有的市场的独占地位。

（三）、药品专利侵权的判定的方法 1、“新药”的界定：

《专利法》第六十一条专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

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而对于药品专利来说，存在着如下三种特殊的情形。第一种情形是，我国1993年以前的《专利法》明确规定不授予药品和化学物质以专利权，如果寻求对药品的保护，只能通过方法专利的形式提供对的延伸保护；第二种情形是，特定的药品可能具备新颖性（是新的），但不具备专利法意义上的创造性，因此该产品不能被授予专利权。如果该产品的制备方法具有专利性，专利权人也只能通过申请方法专利的方式以延及对产品的保护；第三种情形是，其产品能够被授予专利权，但是该产品无法用名称或者本身的结构特征以及物理——化学参数表征予以保护，但此保护的专利主题是产品，无法适用举证责任倒置。因此在此情形下，专利权人即使采用混合专利的形式予以保护，在侵权诉讼中，通常会选择以方法专利对专利权人的保护，因为“新产品”的方法专利，还可以适用举证责任倒置的原则。但是对于药品来说，什么是专利法意义上的新药品，多年的司法实践并没有统一的标准。有的案件中是“药品是否在国内上市为标准”。但2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定“产品或者制造产品的技术方案在申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条规定的新产品。”

就药品专利而言为了抢时间，在开发过程中由动物实验证明了药品的治疗效果后即可申请专利，而新药上市之前必须完成Ⅲ期临床试验，并获得新药证书后方可进行生产，进而进行销售。因此，专利权人的专利产品的上市时间一般都晚于专利申请日。在实践中看来，短则7-8年，长则15至20年。如果原告专利产品上市之前作为判断方法专利中涉及的产品是否为新产品的时间界限，则意味着该产品在专利申请日之前必然为新产品。但如果涉及方法专利的被控侵权产品是在专利申请日之后专利产品上市之前出现，则采用该时间界限会使得原本以申请日为界限符合“新产品”定义的被控侵权产品却成为已知产品，从而使得原本承担举证责任的被控侵权人无需承担举证责任，这在一定程度上可能会不利于对专利权的保护。

但是，对于为“公众所知”又是以什么的形式呢？在实践中认为“药品标准的公开”不能作为“公众所知”形式之一认为：“根据《中华人民共和国药品管理法》规定，药品标准是国家对药品的质量规格和检验方法所做的技术规定，是药品生产、销售、使用和检验单位共同遵守的法定依据。虽然药品标准属于国家

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强制性标准，应当公开，但公开的内容应视具体情况而定。根据卫生部药政发（93）第137号《关于中药新药质里标准发布事由》规定，颁发中药新药质量标准（包括试行和转正标准）时，除对研制、生产单位及其所在地卫生厅（局）、药检所应发送质里标准的全部内容外，标准中的“处方”和“制法”可以采取部分公开的方式。附件15是属于公开发行为公众所知的通心胶囊药品标准的颁布件，其主送和抄送的单位是特定的，作为载有“处方”和“制法”的该颁布件附件的质量标准，其公开的范围也是特定的，不能视为向社会公众公开，不能作为现有技术用于评价本专利的新颖性和创造性。11

关于“使用公开”，在2005年国家知识产权局无效请求审查决定第7771号中合议组认为：附件2封底的广告介绍了灭虫净片是一种高效、光谱、低毒、低廉的驱虫新药，但没有公开灭虫净片的各个组成部分和各成份的含量，而本专利的权利要求1请求保护的口服灭虫片由特定含量的阿维菌粉、丙硫苯咪唑粉、水和填充物组成，因此，相对于附件2中的广告所述技术方案，权利要求1所具有的新颖性。并认为专利说明书记载的内容是被请求人的表述，对请求人所主张的申请日之前本专利的技术方案已经公开的事实，请求人并没有提供任何证据证明其中所述的使用属于公开使用，也没有证据表明所记载的“口服灭虫片”在本专利申请日前，处在公众中任何人想得知就可以得知的状态。因此没有足够的证据证明本专利在申请日前已使用公开而导致权利要求1—7不具备新颖性。12

因此如果以“原告产品上市的”作为时间界限，则与《专利法》以“专利申请日”判断专利性的规定不协调。此外，按照侵权法的规则，判断是否侵犯专利权将是被控侵权产品或者方法与专利权权利要求进行对比，而不是与专利权人投入商业的实施方案进行对比，因此以“原告专利产品上市”作为时间界限，缺乏相应的法律依据，以最高人民法院的司法解释所确定的被公众所知晓才是新颖性的判断标准。

2、专利侵权的判断方法：

字面侵权，是指以被控侵权的产品或方法与专利的某一项权利要求书相比，被控侵权产品或方法具备了权利要求书中的每一项技术特征，其含义与“完全覆

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北京市第一中级人民法院行政判决书（2005）一中行初字第1009号 国家知识产权局复审委员会编：《专利复审无效和无效审查决定选编》（医药）知识产权出版社，2009年1月第1版，第465-469页。文中的附件是无效请求人所提交的《新疆畜牧业》、《兽药制剂生产与应用手册》、《兽用药剂技术手册》中关于口服灭虫片剂的制片方法的报道。

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盖原则”相当13。字面侵权(literal infringement)又称相同侵权。

对于马库什权利要求药品产品类型专利侵权的判定来说，构成字面侵权的情况并不是很常见。一般这种情况下判定侵权相对容易，也就是说，被控侵权的药品其化学结构式完全被权利要求中的马库什分子式所覆盖，这种情况从理论上来说应当构成专利侵权。似乎看上去很简单的这种字面侵权判断，也会因被控侵权物的情况不同而导致判决结果的不同。这主要是马库什分子包含范围广的原因。

主要有如下两种情况:

(1)被控侵权物的分子式是权利要求中记载的具体化合物。

这种情况可以说完全符合“字面侵权”原则的适用条件，当然的构成专利侵权。因为，被控侵权物的具体分子式己经在权利要求当中有记载。特别是，在有的情况下，这种被控侵权药品也是说明书中的实施例之一。但是，也存在有争议的情况，那就是，被控侵权物的物质分子结构特征与专利权利要求技术特征完全相同(完全被马库什分子式所覆盖)，而其医疗作用与专利药品的作用不同。

专利权利要求的前叙部分存在医疗用途的限定，有的学者认为用途对权利要求的保护范围起限定作用，被控侵权物的用途不同，则不构成专利侵权。有学者就此问题曾进行过详细的论述，认为被控侵权物与专利权利要求结构相同，即使用途不同，也构成专利侵权14。

(2)被控侵权物的分子式不是权利要求中记载的具体化合物，说明书中也没有记载此实施例。这种权利要求大量在美国获得授权，主要原因是如前所述的历史原因。从理论上讲，尽管被控侵权物的分子式不是权利要求中记载的具体化合物，说明书中也没有记载此实施例，但是，由于该化合物己经被权利要求马库什分子式覆盖，从字面分析，应当属于专利侵权。分析欧洲和美国情况，可以发现欧洲特别是英国，对于这种情况，是倾向于不授予专利保护的。在中国专利制度建立时间较短的情况下，对于马库什权利要求的授权多年以来一直是采取了严格的审查制度。因此，在判定专利侵权方面也应当与专利授权的原则相一致。有学者15认为，这种情况下，还是要采取具体问题具体分析的做法，根据不同情况分别对待:

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宋哲:《专利字面解释与字面侵权之辩》，载:《电子知识产权》，2006年第7期，第50页。 郑永锋：《药品专利侵权判定规则》中国政法大学博士论文 第64页 15

同前引

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首先，如果这种被覆盖的被控侵权物在结构上与权利要求书或者说明书记载的具体化合物非常接近，且功能相同，即使没有具体记载于权利要求当中，也应当认定构成侵权。

其次，如果这种被覆盖的被控侵权物在结构上与权利要求书或者说明书记载的具体化合物相差较大，且功能不相同，则可以认定为不构成侵权。

3、等同原则的适用。等同原则最早建立于美国，其历史可以追溯到1818年的美国最高法院关于Evensv.Eaton案的判决16。根据等同原则理轮，将被控侵权的技术构成与专利权利要求书记载的相应技术特征进行比较，如果所属技术领域的普通技术人员在研究了专利权人的专利说明书和权利要求后，不经过创造性的智力劳动就能够联想到的，诸如采用等同替换、部件移位、分解或合并等替换手段实现专利的发明目的和积极效果的，并且与专利技术相比，在目的、功能、效果上相同或者基本相同，人民法院将适用等同原则确认侵权17。对于以马库什权利要求表述的药品专利来说，存在如下的情况，即，被控侵权物没有被权利要求分子式所覆盖，但是，在结构上非常接近专利权利要求所表述的物质结构，这种情况下是否构成侵权，可以根据等同原则理论进行判定。通常，等同原则的判断标准是：判断两个技术特征是否以“基本上相同的方式，实现基本上相同的功能，产生基本上相同的效果”18。根据这一标准，在判断被控侵权物是否构成对马库什权利要求专利侵权时，首先要判断被控侵权物的功能是否与专利说明书记载的功能基本相同，如果功能不相同，这可以排除侵权的可能性。如果功能基本相同，则要对如下两个方面的内容进行判断:第一，结构上的相近程度；第二，实现相同功能时所产生的效果是否相同。如果结构基本相同、功能基本相同，判断是否构成侵权还要对所产生的效果是否相同进行判断，如果效果不同，存在两种情况，一种情况是效果低于专利说明书记载药品的效果，这说明被控侵权物没有凝结新的创造性劳动，与专利药品相比没有实质性区别，属于变劣侵权19，应当认定为专利侵权。如果被控侵权物的效果优于专利说明书记载药品的效果，并且这种差

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20U.S.(7Wheat)，356，434，(1822).

刘继祥:《试论专利侵权诉讼中“等同”原则的适用》载于程永顺主编:《专利侵权判定实务》，法律出版社2002年3月第l版，第80页。 18

尹新天:《专利权的保护》，知识产权出版社2005年4月第2版，第446页 19

北京市高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第41条规定:“对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征，使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案，而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的，应当适用等同原则认定构成侵犯专利权。”载于：欧阳德方、潘卫三主编的《实用药品专利》 人民卫生出版社 第325页

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别具有统计学意义，属于一种实质性差别，说明被控侵权物凝结了新的创造性劳动，应当认定侵权不成立。

在判断方法上，首先应当适用全面覆盖原则判断被控侵权物是否全面覆盖了涉案专利的全部必要技术特征，如果没有全面覆盖，再考虑是否存在技术特征替换以及所替换的特征与涉案专利中的对应技术特征是否构成等同，即进行等同对比分析。全面覆盖原则强调的是被控侵权物是否包含了涉案专利中的全部必要技术特征，至于被控侵权物在包含涉案专利全部必要技术特征的基础上，还包含有其他技术特征，在这种情况下，仍应认定被控侵权物落入涉案专利的保护范围。例如，涉案专利由A、B、C、D四个必要技术特征构成，而被控侵权物则含有A、B、C、D、E、F六个技术特征，则被控侵权物仍然构成对涉案专利的全面覆盖，并落入其保护范围。

经过对比分析，如果发现被控侵权物中有一个或多个技术特征与涉案专利中对应的必要技术不相同，例如，涉案专利由A、B、C、D四个必要技术特征构成，而被控侵权物则含有A、B、C、D′四个或A、B、C、D′、E、F6个技术特征，其中A、B、C三个特征均相同，但被控侵权物中的D′特征与涉案专利中的D特征不同，在这种情况下，被控侵权物不构成对涉案专利的全面覆盖，但并不能因此就认定其不落入涉案专利的保护范围，而需进一步分析这两项不相同的技术特征是否构成等同，也就是要对被控侵权物进行等同判断分析，因为与涉案专利中的必要技术特征相等同的技术特征，也属于涉案专利的保护范围。在实践中，完全按照专利技术方案进行生产从而构成字面侵权的情况相对比较少见，侵权嫌疑人为了逃避侵权责任，在进行侵权时，往往会作一些改头换面的工作，使被控侵权物与涉案专利在表面上存在一些区别。所以，多数专利侵权案件在进行侵权判定时都会涉及到等同判断。等同判断的实质，在于分析认定被控侵权物中与涉案专利中的对应技术特征不相同的一个或多个技术特征，是否属于涉案专利相应技术特征的等同特征。这里的等同特征是指被控侵权物中的技术特征与涉案专利中的对应技术特征相比，属于以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了基本相同的效果，而且所属领域的技术人员根据专利说明书所公开的内容无需经过创造性劳动就能够联想到该项技术特征。如果被控侵权物中的一个或多个技术特征虽然与涉案专利中的对应技术特征在字面上不同，但经过等同分析，认定它们

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相互之间属于等同特征的话，则仍应认定被控侵权物落入涉案专利的保护范围。应当强调的是，在进行等同判断时，只能将被控侵权物中的具体技术特征与涉案专利中对应的必要技术特征进行等同判断，不能脱离具体技术特征而将被控侵权物与涉案专利进行整体技术方案上的等同判断，即只能认定技术特征之间的等同，而不能认定技术方案之间的整体等同。经过对比分析，如果被控侵权物中缺少一个或者多个与涉案专利中的必要技术特征对应的技术特征，例如，涉案专利由A、B、C、D四个技术特征构成，而被控侵权物只含有A、B、C三个技术特征，在这种情况下，如果涉案专利中与被控侵权物相比所多出来的那个技术特征不能适用多余指定原则认定为非必要技术特征并略去不计，则应认定被控侵权物缺少涉案专利中的一个或多个必要技术特征，没有落入涉案专利的保护范围。

经过对比分析，如果被控侵权物虽然含有与涉案专利中的全部必要技术特征对应的特征，但其中至少有一项技术特征与涉案专利中的对应特征既不相同，也不构成等同，在这种情况下，则应认定被控侵权物与涉案专利之间存在实质性区别，被控侵权物没有落入涉案专利的保护范围。

综上，从上图微生物药品发明的流程图可以得知，无论在寻找和发现微生物的过程中还是在对活性物质的提纯过程中，以至于药品的毒性反应与适应症的研究中，都有可能出现具有实用性、新颖性和创造性的发明，都会出现若干技术特征。而对于生物药品发明的专利侵权行为的判定笔者认为可以从以下方面进行：

第一、活性物质的筛选与提纯方法。如果被告行为人采取了相同的筛选方法，找到了同一种具有活性的物质，并且采用了与专利权人相同或者相似的提纯工艺，使这种活性化合物的产量提高并且具有了工业上的实用性，那么行为人应当是侵权的。换句话说，生产制备工艺的技术特征的等同应当是被控侵权产品侵权产立的前提。因为对于微生物的发现和寻找的途径可能有很多种，利用不同的工艺纯度也可能不同，但是具有工业实用性的提纯制备方法应当是具有创造性和新颖性的。另外，药品获得市场准入之前，必须将药品的生产标准在国家药品行政管理部门备案，并且在当地的药品检验所存有相同的备案资料，以作为国家药品监督管理的法律依据。这些文字资料详细记载了药品的原料组成、制备方法、功能主治、鉴别方法和指标等等。在专利侵权诉讼过程中，只要通过合法程序到这些相关机构采集到药品标准的书面文字资料，即可以作为专利侵权诉讼的书面证

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据。因此无论被控侵权产品对其制备方法的说明在字面上还是在实质上的等同，都可能成立的理由。

第二、被控侵权产品的适应症不同，也会产生侵权。适应症反应的是新药发明的用途，如果主要适应症相同，中国《专利审查指南》物质的医药用途如果以“用于治病”、“用于诊断病”、“作为药物的应用”等等这样的权利要求申请专利，则属于专利法第二十五条第一款第（三）项“疾病的诊断和治疗方法”，因此不能被授予专利权；但是由于药品及其制备方法均可依法授予专利，因此物质的医药用途发明以药品权利要求或者例如“在制药中的应用”、“在制备治疗某病的药物中的应用”等等属于制药方法类型的用途权利要求申请专利，则不属于专利法第二十五条第一款第（三）项规定的情形。上述的属于制药方法类型的用途权利要求可撰写成例如“化合物X作为制备治疗Y病药物的应用”或与此类似的形式。由于这种己知物质是第一次用来作为药品使用，其对现有技术的贡献是为公众提供了一种新的药品。

因此，这种专利的权利要求保护范围不受权利要求记载的具体用途限定，如果被控侵权人使用这种药品化合物用于制备的药品组合物制剂所具有的治疗功能不同于权利要求记载的药品治疗功能，同样构成专利侵权。结合上述第一点的情况，在新药的适应症是否相同不是判断专利侵权的必要条件。

第三、如果被控侵权人对新药品的改进发明。

对一种己知药品的改进发明又称为药品第二适应症(seeondindication)，这种改进发明的存在是建立在该产品存在基础之上的。对于此种产品是否构成侵权以及是否应当授予专利权，在欧洲曾经出现过非常激烈的争论，一些学者认为药品用途属于疾病的治疗方法，不具备工业实用性，不能授予专利权，而更多的学者则认为，药品的第二用途凝结了人类的创造性劳动，属于发明创造，应当授予专利权。德国最高法院于1983年9月20日作出的关于“氢化毗睫”一案的判决以及欧洲专利局扩大的上诉委员会于1984年12月5日作出的关于药品第二用途的决定。之所以称之为药品第二用途，是相对于药品第一用途而言的。其实，一个药品在发现其第二用途之后，还有可能发现新了的医疗用途，比如“伟哥”，即己知产品的第三、第四药品用途。这些药品用途统称之为已知药品的新用途，

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同注8,第88页

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不论是第三药品用途，还是第四药品用途，其专利侵权判定规则等同于第二药品用途。这些新的药品用途都是该已知产品类型专利的依存专利，并且都不对医生的使用行为有限制作用。21

因此，如果该已知产品是一种公知技术，那么，药品第二用途专利的实施不受限制。如果该已知产品是一种专利产品，第二用途专利的实施前提是必须生产该已知专利产品，然后通过在该已知产品的包装和说明书上标示该专利用途以实施其药品第二用途专利技术。这种情况下，第二用途专利权人必需获得该已知产品类型专利权人的许可，否则，构成对该产品类型专利的侵权。

但是在依照我国《药品注册管理办法》规定，对于监测期内的新药，国家食品药品监督管理局不批准其他企业生产、改变剂型和进口。也就是说在监测期内即使发现了新药的第二用途，并且获得了专利，但也无法将药品上市销售。

五、不构成侵权的例外情形

一般来说，已落入涉案专利保护范围的被控侵权物仍然不构成侵权的例外情况主要有以下几种：

（一）、被控侵权物属于涉案专利申请日前的已有技术。这种情况在专利侵权诉讼中通常被称为已有技术抗辩，这是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物与涉案专利独立权利要求所限定的技术方案构成等同的情况下，如果被控侵权人答辩并提供相应证据，证明被控侵权物与一项在涉案专利申请日前已存在的已有技术方案相同或等同，则其生产销售被控侵权产品的行为不构成对涉案专利的侵权。当然，如果涉案专利、被控侵权物以及所引证的已有技术三者之间明显相同的话，则说明涉案专利属于不应获得授权的已有技术，在这种情况下，应当通过专利复审程序宣告涉案专利无效。

（二）、被控侵权物存在《专利法》第六十三条所规定的不视为侵犯专利权的情形。《专利法》第六十三条规定了四种不视为侵犯专利权的情形，包括：1.专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的;2.在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并

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转引自前注第92页。

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且仅在原有范围内继续制造、使用的;3.临时通过中国领域、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;4.专为科学研究和实验而使用有关专利的。如果被控侵权物存在上述四种情形之一，则即使其在技术上落入了涉案专利的保护范围，从法律上也不能认定相关行为构成对涉案专利的侵权。

（三）、被控侵权物的制造、使用行为属于非生产经营目的的行为。根据《专利法》第十一条的规定，未经专利权人许可，为生产经营目的而利用其专利的行为，属于专利侵权行为。这就表明，如果不以生产经营为目的而制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为，就不构成对相关专利权的侵犯。例如，自然人为个人使用或生活消费目的而利用专利的行为，就不存在生产经营目的，因而不构成对相关专利的侵权。当然，在实践中，这种不以生产经营为目的而利用专利的行为比较少见，在认定上也应当从严掌握，主要应限于非销售性的个人行为，对于单位而言，未经许可而利用他人专利，一般就不能以“非生产经营目的”为由做出不侵权的认定。在药品专利领域，国际上一般认为，根据医生对特定病人开具的处方临时配制专利药品，并且仅供该病人使用的，属于对该特定病人的治疗行为，不视为具有生产经营目的的行为，不应该认定为侵权。有些国家还在专利法或相关立法中专门对这种行为做出了侵权豁免规定。我国最高人民法院在其目前正在起草的关于专利侵权判定的司法解释当中，也已对这种行为做出了侵权豁免规定。

（四）关于强制许可制度

1、 TRIPS框架下关于药品强制许可的规定

强制许可的规定最早出现在1883年的《保护工业产权巴黎公约》当中，希望通过建立强制许可制度防止专利人滥用权利，以保证专利权人的利益和公众利益的平衡，以体现社会的公正、公平。1994年底,各国在乌拉圭回合谈判的基础上,将知识产权纳入到世界贸易的范畴,签订了《与贸易有关的知识产权协议》（ 以下简称TRIPS），这一理念和目标得到了进一步的阐述，一方面要防止专利权人滥用权利，另一方面也要顾及第三方合法权利，强制许可措施不得与专利的正常利用不合理地相冲突，而且也并未不合理地损害专利所有人的合法权益，即

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要防止政府随意侵犯专利权人的合法权益。TRIPS同时也将药品及其生产过程纳入了专利保护体系，要求成员方对药品及其生产过程提供专利保护。2001年底，WTO（世界卫生组织）在第四届部长级会议上达成了《关于TRIPS协定与公共健康的多哈宣言》（以下简称《多哈宣言》），赋予成员国在公共健康危机下对药品专利行使强制许可权。

《多哈宣言》的意义在于承认出于 TRIPS公共政策的目标，TRIPS对于药品保护问题的解释应具有更多的灵活性，以体现人道主义精神，如果过于偏重专利人的利益，而无视公众的基本权益，势必会影响知识产权这一私权利的实施，更不利于知识产权制度在全社会范围内的推广。 2.药品专利强制许可的性质分析

根据TRIPS协议，各成员应当规定以下几种类型的强制许可：合理条件强制许可、公共利益强制许可、依存专利强制许可，集成电路布图设计强制许可。

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药品属于特殊的商品，和公众健康息息相关，具有救死扶伤的重要价值。药品

专利强制许可属于公共利益的强制许可，只有国家在紧急状态下或在公共的非商业性使用的情形下才能授予该许可。对于公共利益的强制许可，必须是为了实现国家公共利益，一般涉及的双方是要求实施强制许可的国家和发明专利权人，而其他类型强制许可，一般涉及的双方是发明专利权人和另外一方要求实施专利的单位和个人。

实施药品专利强制许可是政府的一项具体行政行为，因此必须要合法、合理，必须有相应的理论依据作为基础，如果仅仅从国家利益和社会利益来看，实施药物专利强制许可已侵犯了他人的合法权利，从这个层面看，药品专利强制许可必须严格依据行政法学中的行政应急性原则，以保证该行为的合法化。 3.药品专利强制许可的实践价值

实际上，包括美国在内的绝大多数国家在专利、商标或者版权领域极少使用强制许可这种救济措施。欧洲各国虽然不同程度地在立法中规定了强制许可，但往往是附加了严格的限制，在实践中也极少采用强制许可措施。如德国唯一发布的一次强制许可是德国联邦专利法院根据德国专利法中的公共利益规定授予人类免疫干扰素以强制许可，即便如此，德国联邦最高法院还是推翻了这一强制许

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文希凯：《专利保护与强制许可》载于《知识产权》2003.13（3）：20

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可。最高法院在其判决中澄清了有关公共使用的规定，认为“公共利益的存在并不能理所当然地排除专利权人的排他性地位??”，而且“如果公共利益可以通过其他相近或相似的替代方法得到满足，就不能以医药产品的名义授予强制许可。”

强制许可在实践中的作用常表现为另一种形式，如泰国在1992年根据专利法设立了医药品专利委员会，赋予该委员会批准强制许可权的权力，尽管当时泰国艾滋病治疗药物缺乏，但该委员会同样没有采取强制许可的措施，而是寄希望于通过“强制许可的威胁”和跨国企业协商降低艾滋病治疗药物的价格。24 可见，虽然各国在不同程度上承认强制许可，但是很少真正启动强制许可。更多的时候，强制许可的意义表现为药品领域降低价格的手段，而不是目的。强制许可更大作用在于威慑和劝阻，成为各国为获得药品生产权或是降低药品价格与相关医药企业谈判的一个砝码，这也是和近年来世界各国重视推广专利保护的普遍要求有着密不可分的关系。

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张娟，文香平：《药品专利强制许可问题浅析》载于《中国知识产权报》2001-11-1（A3） 朴荣吉：《医药品专利与强制许可》载于《法治论丛》 2005.20（1）：140

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可。最高法院在其判决中澄清了有关公共使用的规定，认为“公共利益的存在并不能理所当然地排除专利权人的排他性地位??”，而且“如果公共利益可以通过其他相近或相似的替代方法得到满足，就不能以医药产品的名义授予强制许可。”

强制许可在实践中的作用常表现为另一种形式，如泰国在1992年根据专利法设立了医药品专利委员会，赋予该委员会批准强制许可权的权力，尽管当时泰国艾滋病治疗药物缺乏，但该委员会同样没有采取强制许可的措施，而是寄希望于通过“强制许可的威胁”和跨国企业协商降低艾滋病治疗药物的价格。24 可见，虽然各国在不同程度上承认强制许可，但是很少真正启动强制许可。更多的时候，强制许可的意义表现为药品领域降低价格的手段，而不是目的。强制许可更大作用在于威慑和劝阻，成为各国为获得药品生产权或是降低药品价格与相关医药企业谈判的一个砝码，这也是和近年来世界各国重视推广专利保护的普遍要求有着密不可分的关系。

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张娟，文香平：《药品专利强制许可问题浅析》载于《中国知识产权报》2001-11-1（A3） 朴荣吉：《医药品专利与强制许可》载于《法治论丛》 2005.20（1）：140

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